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Le 17 octobre 2005, le Board of Patent Appeals and Interferences (« Board ») du United States Patent Office a retiré l'exigence « arts technologiques » invoquée par les examinateurs de brevets américains pour rejeter une demande de brevet portant sur une méthode dans le domaine des activités économiques qui ne revendique pas l'utilisation d'un outil technologique comme un ordinateur.

Dans la décision (Lundgren (Appeal No. 2003-2088)), l'opinion de la majorité est à l'effet que :

Nous avons déterminé qu'il n'existe actuellement pas de test distinct, portant sur les « arts technologiques » et relevant de la compétence des tribunaux permettant de définir la brevetabilité d'un objet en vertu de l'article 101. Nous refusons d'en créer un. De ce fait, il est clair que le rejet de l'examinateur ne peut être retenu.

Dans l'affaire Lundgren, la demande de brevet a trait à une méthode de gratification des gestionnaires fondée sur des mesures de performance absolues et comparatives. L'examinateur américain rejette les revendications en précisant qu'elles sont « hors du champ des arts technologiques, à savoir une théorie économique exprimée sous forme d'algorithme mathématique qui ne dévoile ni ne suggère l'utilisation d'un ordinateur, d'un outil automatisé ou d'un appareil de quelque nature que ce soit, [et] l'invention telle que revendiquée est jugée non prévue par la loi. »

Le Board a étudié les décisions citées par l'examinateur en appui à l'exigence « arts technologiques », notamment celles ayant trait aux affaires Musgrave, Toma et Bowman. Le Board a conclu qu'il n'existe pas d'exigence distincte « arts technologiques » lorsqu'il s'agit de déterminer si une invention est considérée brevetable en vertu de l'article 101 du 35 U.S.C., qui dicte que des processus, des appareils, des méthodes de fabrication ou la teneur d'un élément peuvent être brevetés.

Avant l'affaire Lundgren, les examinateurs américains rejetaient couramment les demandes portant sur des méthodes dans le domaine des activités économiques qui n'incluaient pas d'outils technologiques tels que des ordinateurs, des processeurs ou des mémoires, en invoquant l'exigence « arts technologiques ». Cette pratique avait cours même si elle n'était pas soutenue par la jurisprudence, comme c'est le cas de la décision de la U.S. Federal Circuit Court of Appeals, en 1998, dans l'affaire State St. Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc. qui a retiré l'exception ayant trait à la méthode dans le domaine des activités économiques et résolu qu'une revendication couvrant un processus qui applique une méthode mathématique est brevetable si le procédé « engendre un résultat, utile, concret et tangible ».

La décision State Street, ainsi que les décisions subséquentes, ne font pas mention de l'exigence « arts technologiques ». La décision State Street marque l'arrivée d'une ère qui est le témoin d'une forte augmentation du nombre de demandes d'enregistrement de méthodes dans le domaine des activités économiques déposées aux États-Unis. Les examinateurs ont cependant commencé à appliquer l'exigence « arts technologiques » pour rejeter ces demandes d'enregistrement lorsqu'elles ne contenaient pas de moyens technologiques, même si elles engendraient un résultat utile, concret et tangible. À la suite de la récente élimination de l'exigence « arts technologiques », la pratique du United States Patent Office sera dorénavant conforme à l'approche révélée dans des décisions majeures comme State Street.

Cette décision élimine un obstacle institué par le U.S. Patent Office aux brevets portant sur des méthodes dans le domaine des activités économiques. De nombreuses demandes en instance, qui ont été rejetées pour cette raison, seront maintenant réétudiées. Les commentateurs sont d'avis que ce résultat conduira probablement à une augmentation du nombre des demandes d'enregistrement de brevets portant sur des méthodes dans le domaine des activités économiques et des brevets accordés à ce type de méthodes aux États-Unis. Il est cependant possible que la décision Lundgren soit portée en appel devant la United States Court of Appeals for the Federal Circuit et que l'exigence « arts technologiques » soit analysée plus à fond.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les brevets ayant trait à des méthodes dans le domaine des activités économiques ou pour toute autre question concernant la propriété intellectuelle, n'hésitez pas à communiquer avec Sam Frost en composant le 905.817.6100 ou en faisant parvenir un courriel à sfrost@bereskinparr.com.

Ebad Rahman