Société canadienne des postes c. United States Postal Service
Dans l'affaire Société canadienne des postes c. United States Postal Service, 2005 FC 1630, la Cour fédérale du Canada a rendu, en novembre 2005, une décision importante relativement à l'article 9 concernant les marques officielles.
L'affaire traite d'une demande déposée par la Société canadienne des postes (« SCP »)demandant la révision judiciaire des décisions du Registraire des marques de commerce du Canada de donner avis public de l'adoption et de l'emploi de treize (13) marques officielles détenues par le United States Postal Service (« USPS »), conformément à l'alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce qui stipule que :
Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec
[…]
tout insigne, écusson, marque ou emblème
[…]
adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services
La Cour autorise la demande de la SCP et annule les décisions prises par le Registraire à l'effet de protéger les marques du USPS en vertu de l'alinéa 9 (1)(n)(iii). Bref, la Cour juge que le USPS n'est pas habilité à détenir des marques officielles, car il ne constitue pas une autorité publique au Canada au sens de l'alinéa 9 (1)(n)(iii).
Dans sa décision, la Cour étudie principalement deux points. Premièrement, elle juge que la disposition en question doit être interprétée comme signifiant que l'autorité publique doit être « au Canada » et elle rejette l'interprétation de USPS à l'effet que « au Canada » qualifie « adopté et employé » plutôt que « autorité publique ». Pour analyser cette question, la Cour se penche sur la version française de l'alinéa 9(1)(n)(iii), qui ne contient pas de virgule avant l'équivalent français de « in Canada » et qui exige de manière précise que l'autorité publique en question soit au Canada. La Cour adopte le sens français de cette disposition, en se basant sur une analyse de l'historique législative de celle-ci, de même que sur la règle du « sens partagé ou commun » qui dicte que : « Si les deux versions de ces dispositions ne disent pas la même chose, il faut adopter leur sens commun, qui est normalement le plus restreint… »
Puis, la Cour examine si le USPS est une autorité publique au Canada. En analysant la jurisprudence, la Cour juge que pour être considérée autorité publique au Canada, une autorité publique doit être assujettie à un contrôle gouvernemental au Canada. Puisque aucune preuve n'a pas été présentée pour démontrer qu'un quelconque palier de gouvernement canadien exerce des mesures de pouvoir ou de contrôle sur le USPS, la Cour conclut que le USPS n'est pas une autorité publique au Canada, pour les besoins de l'alinéa 9(1)(n)(iii).
La décision n'inclut pas de commentaires relativement à l'impact de cette conclusion sur les marques officielles existantes protégées en vertu de l'alinéa 91)(n)(iii) dont les propriétaires ne sont pas des entités canadiennes. Cette décision peut cependant restreindre l'habileté de tels propriétaires à faire exécuter leurs droits au Canada en vertu de l'alinéa 9(1)(n)(iii). Bien sûr, si de telles entités détiennent aussi la protection habituelle conférée au Canada par une marque de commerce traditionnelle ou par des droits issus de la common law, leur habilité à faire exécuter ces droits n'est aucunement réduite par cette décision.
La Cour affirme toutefois que la décision ne concerne pas les autres dispositions de l'article 9, comme l'alinéa 9(1)(n)(ii), en vertu duquel une protection est conférée aux marques et emblèmes des universités (incluant celles qui sont situées à l'extérieur du Canada). La Cour met tout particulièrement l'accent sur le fait que des dispositions telles que l'alinéa 9(1)(n)(ii), « qui s'applique expressément à "toute université" visent toutes les entités, peu importe leur localité. » [traduction libre]
Le USPS a interjeté appel de cette décision. La décision sur l'appel ne sera fort probablement pas rendue avant un an. Entre-temps, le Bureau canadien des marques de commerce confirme qu'il appliquera cette décision à toutes les nouvelles demandes de publication des marques officielles.
