Hiver 2007

Appliquer un brevet de logiciel: Relever les défis associés aux exigences en matière d’avis

Dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, une demande de brevet ou un brevet délivré peut ne pas offrir de protection efficace contre un concurrent contrefacteur, à moins qu’un avis approprié concernant le brevet ou la demande de brevets en question n’ait été transmis à ce dernier. Dans ces pays, l’omission d’un tel avis peut empêcher le recouvrement de dommages-intérêts pour contrefaçon.

L’exigence de transmission d’un avis peut souvent être satisfaite en apposant une inscription sur les articles brevetés. Cependant, lorsque le brevet revendique une méthode ou un procédé qui, en pratique, ne peut pas faire l’objet d’une telle inscription, il n’est pas toujours facile de savoir comment satisfaire à l’exigence d’avis ou même si cette exigence doit être satisfaite. Cette question préoccupe tout particulièrement les propriétaires de brevets de logiciels. Bien que quelques affaires américaines donnent certains conseils à ce sujet, les propriétaires de brevets de logiciels devraient prendre les mesures qui s’imposent pour s’assurer de ne pas perdre la possibilité d’obtenir des dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet, par inadvertance, en raison de l’absence d’un avis approprié.

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Exigences d’avis dans le cas de brevets aux États-Unis

Aux États-Unis, il se peut que des dommages-intérêts pour contrefaçon de brevets ne soient pas accordés s’il n’y a pas eu transmission d’un avis approprié stipulant qu’un article ou un appareil est breveté. Cette exigence se fonde sur la considération d’intérêt public qui dicte qu’une personne qui contrefait un brevet ne devrait être pénalisée pour contrefaçon que si elle connaissait de fait l’existence d’un tel brevet ou si elle avait reçu un avis implicite du brevet par une inscription respectant les dispositions statutaires à cet effet. L’omission d’avis pourrait résulter en une perte du droit de compensation pour toutes activités de contrefaçon entreprises par un concurrent avant que le contrefacteur n’ait été informé¹.

L’exigence d’avis peut être satisfaite si le détenteur du brevet transmet au contrefacteur un avis express relativement au brevet et aux activités de contrefaçon. Les tribunaux américains ont jugé qu’un avis transmis par un tiers ne constitue par un avis express².

Les dispositions statutaires relatives à l’inscription aux États-Unis dictent que l’exigence d’avis peut être satisfaite en inscrivant le mot « patent » ou l’abréviation « pat. » ainsi que le numéro de brevet sur un article ou un appareil breveté. Subsidiairement, lorsque la nature de l’article ou de l’appareil breveté fait en sorte qu’une inscription directe est impossible, une étiquette peut être apposée sur l’article ou sur son emballage. Le respect des exigences d’inscription a pour avantage de faire en sorte que le détenteur de brevet peut être protégé contre les activités de contrefaçon de tout concurrent de qui il ignore l’existence. En pratique, si les revendications d’un brevet ne couvrent qu’une méthode ou un procédé, comme c’est le cas pour un logiciel ou une méthode d’affaire, l’inscription est pratiquement impossible. Dans certains cas les tribunaux américains ont éliminé l’exigence d’avis de brevets qui ne revendiquaient que des méthodes ou des processus, indiquant que le détenteur de brevet n’était pas tenu dans de telles situations de transmettre un avis aux contrefacteurs³.

Cette approche a été adoptée dans une affaire dans laquelle le détenteur de brevet était le propriétaire de deux brevets distincts mais associés, le premier revendiquant une méthode et l’autre un article ou un appareil. Le détenteur de brevets a obtenu des dommages-intérêts pour contrefaçon du brevet revendiquant une méthode, sans exigence d’avis au contrefacteur⁴, même si l’appareil du brevet qui y était associé ne portait pas d’inscription.

Réciproquement, dans d’autres affaires, les tribunaux américains n’ont pas accordé cette même exemption d’avis lorsque les revendications d’un brevet unique couvraient à la fois une méthode ou un processus et un article ou un appareil, et qu’il y avait eu omission d’inscription sur cet article ou appareil. Dans ces affaires, des dommages-intérêts pour contrefaçon de quelque revendication que ce soit, y compris les revendications de méthodes, n’ont pas été accordés pour les activités de contrefaçon survenues avant que le détenteur de brevet n’ait transmis au défendeur un avis express_⁵.

Un détenteur de brevet revendiquant dans un même brevet un article ou un appareil et une méthode ou un processus devrait prendre soin d’éviter cette restriction possible relativement à l’obtention de dommages-intérêts. De plus, puisque la loi concernant l’avis et les revendications de méthodes et de processus est, en général, complexe et évolutive, un propriétaire de brevet de logiciel avisé sera en tout temps conscient des activités de ses concurrents afin de préparer l’envoi d’un avis express s’il survient une contrefaçon.

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Droits provisoires et exigences d’avis aux États-Unis

Un demandeur de brevet ne peut pas poursuivre un concurrent pour contrefaçon des revendications de sa demande de brevet avant la délivrance du brevet correspondant. Cependant, lorsque la demande est publiée, l’invention du demandeur appartient au domaine public et peut alors être facilement copiée par un concurrent.

Aux États-Unis, des droits provisoires sont donc offerts lors de la délivrance d’un brevet. Ils accordent six ans au détenteur de brevet pour recouvrer une redevance raisonnable de toute personne qui, au cours de la période qui s’est écoulée entre la publication de la demande et la délivrance du brevet, a participé à des activités qui auraient contrefait le brevet s’il avait été émis à la date de sa publication⁶.

Les droits provisoires à des redevances raisonnables peuvent être offerts si deux exigences sont satisfaites. Premièrement, l’invention revendiquée dans le brevet accordé doit être substantiellement identique à l’invention revendiquée dans la demande publiée⁷. Deuxièmement, la personne qui a pris part aux activités nuisibles doit avoir en sa possession un avis express de la demande publiée⁸.

Bien que la signification d’« avis express » dans le contexte des droits provisoires n’ait pas encore été considérée judiciairement, l’histoire législative suggère qu’un avis express présentant la demande et les activités visées par la portée des revendications doit être transmis par le demandeur⁹. Aucune disposition n’indique si l’inscription peut se substituer à un avis express dans ce contexte, ce qui suggère que les exigences d’avis peuvent être les mêmes, peu importe si le brevet revendique un article ou un appareil ou une méthode ou un processus.

Afin de prévenir la perte d’accès à toutes les redevances raisonnables qui pourraient être offertes en application de droits provisoires, un demandeur devrait se tenir informé des activités de ses concurrents et être prêt à transmettre des avis express relativement à sa demande et à toute activité de contrefaçon.

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Autres pays

Contrairement aux États-Unis, le droit des brevets au Canada ne comporte pas d’exigences relatives à des avis ou à des inscriptions soit dans le cas des demandes publiées, soit dans le cas des brevets délivrés¹⁰. De plus, lorsqu’un brevet canadien est émis, la capacité du demandeur d’obtenir une compensation raisonnable pour les activités qui sont survenues au cours de la période s’écoulant entre la date de publication de la demande et l’émission du brevet et qui constitueraient contrefaçon si ce brevet avait été délivré¹¹ à la date de publication n’est pas restreinte par l’exigence d’un avis.

Tout comme les États-Unis, d’autres pays, y compris le Royaume-Uni, l’Australie, l’Inde et l’Afrique du Sud, restreignent les dommages-intérêts pour contrefaçon d’un brevet délivré à des cas spécifiques où les articles brevetés n’ont pas fait l’objet d’une inscription avant l’occurrence des activités de contrefaçon. De plus, alors que plusieurs pays, comme le Royaume-Uni et l’Europe¹², offrent une protection provisoire contre des activités survenant entre la publication d’une demande et l’émission d’un brevet, dans plusieurs pays européens, pour que des droits provisoires soient garantis, la demande doit aussi être traduite dans la langue nationale et fournie soit à l’office des brevets du pays, soit à la partie contrefactrice.

Pour assurer une protection maximale lors du dépôt d’une demande de brevet dans un pays non-familier, un propriétaire de brevet devrait prendre des précautions pour voir à ce que toutes les exigences de ce pays relativement à l’inscription et à l’avis soient satisfaites

Document préparé par Stephanie Reid et Isis E. Caulder

1 35 U.S.C. s. 287(a)
2 American Medical Systems, Inc. v. Medical
Engineering Corp. (1993) 6 F.3d 1523.
3 Bandag, Inc. v. Gerrard Tire Co., 704 F.2d 1578 at
1581 (Fed. Cir 1983).
4 State Contracting & Engineering Corp. v. Condotte
America, Inc. 346 F.3d 1057 (Fed Cir. 2003).
5 American Medical Systems, Inc. v. Medical
Engineering Corp. (1993) 6 F.3d 1523.
6 35 U.S.C. s.154(d)
7 35 U.S.C. s.154(d)(2)
8 35 U.S.C. s.154(d)(1)(B)
9 Congressional Record – Senate, S14719,
November 17,1999.
10 Loi sur les brevets, article 55(1)
11 Loi sur les brevets, article 55(2)
12 European Patents Handbook R.56: February
2005 paragraph 30.8.1.

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C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons la venue des personnes suivantes au sein de l’équipe Logiciels/Haute technologie en septembre

Sandra Beauchesne, B. Sc. (génie électrique).
Sandra Beauchesne a obtenu un baccalauréat ès sciences en génie électrique de l’École Polytechnique de Montréal. En plus d’être une agente de brevets autorisée à représenter des clients devant les bureaux des brevets du Canada et des États-Unis, Sandra Beauchesne est membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ). Elle travaille au bureau de Montréal et se spécialise dans les secteurs des télécommunications, de la technologie sans fil et des logiciels..

C’est avec fierté que nous félicitons notre tout nouvel agent de brevets inscrit sur le registre canadien, Sylvan S. Browne, B. Ing. (génie électrique) (mention honorable)

Sylvan S. Browne a obtenu un baccalauréat en génie électrique de l’University of Melbourne (Australie). Depuis 2001, il est aussi procureur de brevets inscrit sur les registres australiens et néo-zélandais. Depuis trois ans, il aide à la rédaction et à la poursuite des demandes de brevets chez Bereskin & Parr. En 2006, il a réussi les examens de compétence au titre d’agent de brevets et est ainsi devenu agent de brevets inscrit sur le registre canadien. Sa pratique met l’accent sur les brevets liés aux secteurs mécanique, électrique et informatique.

Parlant de PI...

Le congrès international de la Society of Automotive Engineers (SAE) aura lieu du 16 au 19 avril à Detroit, Michigan.

La conférence de l’Institute of Electrical & Electronics Engineers Canada (IEEE) sur le génie électrique et informatique aura lieu du 22 au 26 avril à Vancouver, Colombie-Britannique.

La réunion du printemps de l’American Intellectual Property Law Association (AIPLA) aura lieu du 9 au 11 mai à Boston, Massachusetts.

La sixième conférence de formation sur le droit des technologies de l’information de l'Association canadienne du droit des technologies de l'information (« IT.Can ») aura lieu les 14 et 15 mai à Toronto, Ontario.

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