Été 2006

Pièges de la divulgation dans le cas de logiciels

Concevoir un logiciel peut être un long processus et impliquer de nombreuses personnes issues, quelquefois, de diverses entreprises. Il faudra souvent attendre que cette démarche soit assez avancée pour déterminer si le logiciel peut être protégé par un brevet ou si cette protection est désirable. Cependant, si des mesures immédiates ne sont pas prises, la possibilité d’obtenir un brevet pourrait être perdue.

Par exemple, les essais alpha et bêta d’un logiciel, qui visent à en évaluer la viabilité technique et marchande, sont généralement effectués avant la diffusion commerciale. Malheureusement, les divulgations qui peuvent survenir au cours de ces essais peuvent entraîner la perte de droits de brevets potentiels. En conséquence, il est nécessaire d’envisager l’instauration de stratégies permettant les essais pré-diffusion nécessaires, tout en sauvegardant les droits de brevets éventuels.

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Interdictions dues à la divulgation aux États-Unis

Les États-Unis sont un des plus importants marchés du globe et un des principaux pays où la protection par brevet est sollicitée. En vertu de la législation américaine sur les brevets, une personne ne peut breveter une invention si cette invention a été « publiée », « mise en vente » ou « exploitée en public » plus d’un an avant le dépôt de la demande de brevet aux États-Unis. La « publication » de l’invention dans quelque pays que ce soit est potentiellement destructive et elle ne se limite pas nécessairement à des documents imprimés. L’« exploitation en public» survient lorsqu’un inventeur emploie ou permet à une autre personne d’employer l’invention aux États-Unis, sans restrictions, limitations ou obligations de confidentialité.

Afin de déterminer si l’interdiction « mise en vente » a été provoquée, la Cour suprême des États-Unis a établi un critère constitué de deux éléments : 1) le produit doit faire l’objet d’une offre de vente commerciale aux États-Unis; 2) l’invention doit être prête à être brevetée (par ex., il existe un prototype).

Une « exploitation » strictement expérimentale peut constituer une exception en ce qui concerne les interdictions « mise en vente » et « utilisation par le public » aux États-Unis. Dans l’affaire EZ Dock Inc. v. Shafer Systems, Inc.ⁱ la cour a défini 13 facteurs appropriés pour déterminer si « l'exploitation » est une « exploitation » commerciale (c’est-à-dire une interdiction) ou une « exploitation » expérimentale (c’est-à-dire une exception). Les facteurs les plus pertinents dans le cas de brevets de logiciels incluent le niveau de contrôle que l’inventeur conserve sur les essais; la durée de la période d’essai; l’existence d’un paiement ou non; l’existence d’une obligation de confidentialité ou non; la tenue de dossiers d’expérimentation et la surveillance constante de l’invention par l’inventeur pendant les essaisⁱⁱ.

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Canada et Europe

Alors que les interdictions dues à la divulgation aux États-Unis constituent une importante considération, les propriétaires canadiens de logiciels tentent aussi de protéger ces derniers au Canada et en Europe. En conséquence, les pièges associés à ces pays devraient aussi être examinés. Contrairement aux États-Unis, le Canada et l’Europe n’ont pas d’interdiction due à la « mise en vente ».

Cependant, le Canada exige que la demande de brevet au Canada soit déposée moins d’un an après la date de la première divulgation publique « qui permet de réaliser l’invention ». Une « divulgation publique qui permet de réaliser l’invention » survient lorsqu’une personne compétente dans le secteur d’activité visé peut, en utilisant les données divulguées et les connaissances acquises à ce jour dans ce domaine d’activité, raisonnablement construire l’invention. Une telle divulgation i) peut être faite soit par le demandeur, soit par une personne qui a obtenu les données du demandeur, directement ou indirectement, et ii) peut avoir lieu dans quelque pays que ce soit.

Dans l’affaire Baker Petrolite Corp. c. Canwell-Enviro Industries Ltd.ⁱⁱⁱ, la Cour d’appel fédérale du Canada a déterminé qu’une divulgation permettant de réaliser l’invention faite à un seul membre du public élimine le secret lié à l’invention. En appliquant ce raisonnement aux logiciels, si l’emploi d’un logiciel est inconditionnel lorsqu’il est diffusé et que l’invention en question peut être reproduite par rétroingénierie, l’invention du logiciel sera alors considérée comme ayant perdu sa nouveauté 12 mois après un tel emploi inconditionnel^iv.

L’Europe a pour sa part une exigence absolue de nouveauté en ce qui concerne la brevetabilité. Ainsi, une divulgation non-confidentielle permettant de réaliser l’invention où que ce soit dans le monde, avant le dépôt d’une première demande de brevet prioritaire, éliminera habituellement la possibilité d’obtenir des droits de brevets valides en Europe.

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Stratégies pour divulguer un logiciel

Étant donné la jurisprudence, comment les inventeurs peuvent-ils éviter les pièges potentiels de la divulgation et préserver leurs droits de brevets? En général, une demande de brevet doit être déposée avant toute diffusion publique d’un logiciel. Lorsque le logiciel fait l’objet d’essais alpha, le nombre d’utilisateurs devrait être restreint et toutes ces personnes devraient signer une entente de confidentialité. Dans le cas d’essais bêta pré-diffusion, des ententes de confidentialité devraient être signées par tous les utilisateurs des essais bêta; cependant puisque ces essais impliquent habituellement un plus grand nombre d’utilisateurs, il se peut que cela ne soit pas pratique, voir réalisable.

En général, les logiciels commerciaux sont distribués uniquement sous forme compilée (c’est-à-dire, un code objet) ce qui, contrairement au code source, ne peut être facilement décompilé ou désossé de manière significative. Cependant, alors que le code objet peut dans certains cas empêcher un utilisateur de découvrir les données spécifiques de la fonctionnalité intégrée, il est cependant possible de décompiler le code objet pour découvrir le code source.

Pour ces raisons, des techniques telles que l’obfuscation peuvent fournir une protection additionnelle contre la divulgation. L’obfuscation peut être réalisée sur un code source, un code objet ou les deux, pour empêcher la rétroingénierie. Cette technique rend le code du logiciel très difficile à lire et à comprendre, tout en demeurant interprétable par un logiciel de compilation.

En plus d’utiliser des mesures qui visent à prévenir la divulgation non-confidentielle permettant de réaliser l’invention, il est important d’avoir à l’esprit l’interdiction de « mise en vente » établie par les États-Unis. Même si l’invention d’un logiciel est préservée avec succès à titre de secret commercial grâce à un cryptage comme l’obfuscation, des ententes de confidentialité et autres méthodes, une seule « vente » ou « offre de vente » de ce logiciel à un client aux États-Unis plus d’un an avant le dépôt de la demande de brevet aux États-Unis fera surgir l’interdiction de « mise en vente » et empêchera l’obtention de droits de brevets dans ce pays.

L’offre de versions alpha ou bêta d’un logiciel devrait être contrôlée avec soin pour s’assurer qu’il n’y a pas « offre de vente ». Par exemple, fournir aux utilisateurs des essais bêta un coupon leur accordant un rabais à l’achat de la version qui sera distribuée prochainement peut entraîner l’interdiction. La vente d’un logiciel en vertu d’une licence qui comporte des restrictions d’utilisation peut toutefois, dans certains cas, ne pas être considérée comme une « vente » de l’invention. Mais la jurisprudence américaine indique que les licences d’adhésion par déballage, qui posent uniquement des restrictions sur la copie et la distribution, équivalent à la vente de ce produit^v.

Au Canada et en Europe la « vente » ou « l’exploitation publique » qui ne constitue pas une divulgation permettant de réaliser l’invention en question n’invalidera pas un brevet. Cependant, cela ne diminue en rien l’importance de la préservation du secret de l'invention du logiciel avant le dépôt de la demande de brevet. Tel que mentionné, la possibilité d'obtenir des droits de brevets valides sera perdue si l’emploi du logiciel est inconditionnelle et si une personne compétente peut découvrir cette invention en utilisant les connaissances acquises à ce jour dans ce secteur d’activité. Un emploi contrôlé au moyen d’un contrat de licence peut dans ces situations aider à éviter ce piège de divulgation.

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Conclusion

Comme le savent les concepteurs, la création d’un logiciel unique et efficace est une tâche longue et ardue. Bien qu’il soit difficile d’anticiper dès le début s’il sera nécessaire de recourir à une protection par brevet, il serait important d’adopter des stratégies de divulgation prudente pour préserver la possibilité de protection par brevet et garantir aux concepteurs de logiciels innovateurs d’être récompensés pour leur travail.

Préparé par Isis E. Caulder et Alim Lalani

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i EZ Dock Inc. v. Shafer Systems, Inc., 276 F.3d. 1347 (2002).
ii Ibid., Partie 1.
iii Baker Petrolite Corp. c. Canwell-Enviro Industries Ltd., [2003] 1 C.F 49 (C.A.).
iv Ibid., paragraphe 42.
v Group One, Ltd. v. Hallmark Cards, Inc., 254 F. 3d. 1041, 59 USPQ2d 1121 (Fed. Cir. 2001).

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C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons la venue des personnes suivantes au sein de l’équipe Logiciels/Haute technologie en septembre

Alex Anishchenko, B. Sc. A. (génie électrique), MBA, J.D.
Alex Anishchenko a occupé un emploi d’été et effectué son stage d’avocat chez Bereskin & Parr. Il s’est joint à l’équipe du bureau de Toronto après avoir été admis au Barreau en juillet. Alex Anishchenko possède un baccalauréat ès sciences appliquées en génie électrique, un MBA et un Juris Doctor de la University of Toronto. Il conseillera les clients en matière de brevets en mettant l’accent sur l’électronique, la photonique, les technologies informatiques et les méthodes dans le domaine des activités économiques.

Stephanie Reid, B. Sc. (physique), LL. B.
Stephanie Reid a effectué son stage d’avocat chez Bereskin & Parr. Elle s’est jointe à l’équipe du bureau de Toronto après avoir été admise au Barreau en juillet. Stephanie Reid possède un baccalauréat ès sciences en physique de la McGill University et un baccalauréat en droit de la University of British Columbia. Son champ de pratique sera principalement axé sur les brevets mécaniques et de haute technologie, y compris les logiciels, les appareils électromagnétiques, la technologie nucléaire, la technologie des semiconducteurs, la spectrométrie et l’optique.

Signe Silver, B. Sc., M. Sc. (mathématiques et informatique), J.D.
Signe Silver s’est jointe à l’équipe du bureau de Toronto après avoir été admise au Barreau en juillet. Signe Silver possède un baccalauréat ès sciences en informatique et en statistique de la Queen’s University, une maîtrise en mathématiques avec spécialité en informatique de la University of Waterloo et un Juris Doctor de la University of Toronto. La pratique de Mme Silver portera principalement sur les brevets de haute technologie et plus particulièrement sur les technologies logicielles.

Parlant de PI...

Neil Henderson de Bereskin & Parr a animé un débat de spécialistes sur le cycle de vie d’un brevet dans le cadre du colloque The New Intellectual Property Economy, une rencontre d’une journée qui a eu lieu à Toronto le 16 juin dernier.

Stephen Beney de Bereskin & Parr ont participé au cours Understanding Patents: An Introductory Course organisé par l’Institut de propriété intellectuelle du Canada (IPIC) et la McGill University du 31 juillet au 4 août.

Isis Caulder et Neil Henderson de Bereskin & Parr assisteront à l’assemblée générale annuelle de l’American Intellectual Property Law Association (AIPLA) qui aura lieu du 19 au 21 octobre à Washington, D.C.

Bereskin & Parr est fier de commanditer la 10e conférence annuelle de l'Association canadienne du droit des technologies de l'information (IT.CAN) qui se déroulera les 26 et 27 octobre à Toronto. Si vous prévoyez y assister, visitez notre Guide de Toronto à l’adresse suivante : www.bereskinparr.com/toronto pour obtenir des renseignements qui vous aideront à planifier votre séjour.

Isis Caulder de Bereskin & Parr donnera une conférence sur la diligence raisonnable en matière de PI, le 2 novembre prochain, dans le cadre de Conducting Effective Corporate Due Diligence, un séminaire de formation professionnelle continue organisé par la Osgoode Hall Law School.

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