Automne 2006
Une entreprise de produits génériques ne peut pas utiliser des énoncés contenus dans un historique de dossier lors d’un litige au Canada.
Au Canada, il n’existe pas de préclusion en matière d’historique de dossier. De ce fait, lors de l’interprétation des revendications, les énoncés ou les admissions du propriétaire du brevet lors du processus de suivi de la demande de brevet ne peuvent pas être utilisés par un tribunal pour aider à interpréter ces revendications. De tels énoncés ne sont ni pertinents, ni admissibles pour déterminer la portée des revendications et la validité du brevet. Les énoncés ne peuvent être utilisés qu’à des fins très restreintes n’ayant aucun lien avec l’interprétation des revendications.
Dans une affaire récente concernant le médicament « atorvastatin », un juge des requêtes a mis fin à la tentative d’un fabricant de médicaments génériques d’introduire subrepticement un historique de dossier. Le juge a retiré les portions de l’affidavit du fabricant de médicaments qui faisaient référence aux énoncés émis par le propriétaire du brevet au cours du processus de suivi des demandes canadiennes et étrangères. La Cour a aussi ordonné que les historiques de dossiers des brevets étrangers soient éliminés du dossier de la Cour.
En appel, le fabricant de médicaments génériques a plaidé que ces paragraphes de l’affidavit et les historiques de dossiers ne touchaient pas à la question de l’interprétation des revendications, mais qu’ils concernaient tout simplement une admission quant au contenu chimique de l’« atorvastatin ».
La Cour d’appel a confirmé la décision du juge des requêtes en invoquant que la référence à l’historique du dossier avait pour but inopportun d’interpréter les revendications.
Pfizer Canada Inc. et al. c. Ranbaxy Laboratories Limited, [2006] CF 790
Droits d’inventeur : Vous préparez une liste? Vérifiez-la deux fois.
Une affaire récente illustre l’importance de déterminer correctement les droits d’inventeur avant la délivrance d’un brevet. Lorsqu’une demande est en traitement, le Bureau des brevets peut ajouter le nom d’un inventeur, s’il considère que ce dernier doit être ajouté et que l’omission de ce nom a été faite par inadvertance ou par erreur et qu’elle n’a nullement pour but de retarder la délivrance du brevet.
Lorsque le brevet est émis, le Bureau des brevets ne peut pas modifier les droits d’inventeur. Dans cette affaire, le propriétaire du brevet a dû soumettre une requête à la Cour fédérale pour faire ajouter un inventeur au brevet canadien no 2,192,915. Le nom de l’inventeur avait été omis par inadvertance en raison d’une réorganisation au sein de l’entreprise. L’erreur a été découverte lors d’une analyse interne du brevet américain correspondant, survenue après la délivrance du brevet canadien. Une action en justice a été requise même si l’inventeur actuel consentait à l’ajout d’un second inventeur, qu’il n’existait aucun conflit avec un concurrent et qu’aucune partie n’était directement visée par l’ajout d’un inventeur. La Cour a émis une ordonnance de modification des droits d’inventeur.
Micromass UK Limited c. Canada (Commissaire aux brevets), [2006] CF 117
La Cour adopte une approche pratique en matière de double brevet
Un manufacturier de médicaments génériques a plaidé sans succès qu’un brevet était invalide en invoquant le fait que le propriétaire semble s’être livré à une activité de double brevet. Le manufacturier de médicaments génériques a allégué le double brevet, même si les brevets portaient des noms d’inventeurs différents et que le brevet allégué invalide (brevet 206) avait été déposé avant les autres, mais avait été émis ultérieurement en raison d’un suivi retardé indéfiniment au Bureau des brevets.
La Cour a affirmé que la doctrine du double brevet ne s’applique généralement pas à moins qu’il s’agisse de brevets multiples émis par un même inventeur. Ici, l’inventeur du brevet contesté n’est pas le même que celui des brevets antérieurs. La doctrine du double brevets ne doit pas non plus s’appliquer si elle est incohérente avec la Loi sur les brevets. L’application du double brevet engendrerait au Bureau des brevets des délais en ce qui concerne la délivrance du brevet 206, ce qui priverait injustement le propriétaire du brevet des droits admissibles relativement à ce brevet.
Pharmascience Inc. c. Sanofi-Aventis Canada Inc., [2006] CAF 229
Les États-Unis n’accordent pas automatiquement une injonction à un propriétaire de brevet victorieux
En mai 2006, la Cour suprême des États-Unis a déterminé, qu’en règle générale, une déclaration de contrefaçon de brevet n’accorde pas automatiquement une injonction à un propriétaire de brevet. Historiquement, les propriétaires de brevets américains victorieux avaient obtenu une injonction dans la plupart des cas. La Cour suprême a modifié la décision d’un tribunal inférieur dans laquelle eBay a été trouvée coupable de contrefaçon du brevet d’une entreprise privée spécialisée en électronique concernant la promotion de la vente de biens entre individus au moyen d’une autorité centrale incitant la confiance. Le tribunal inférieur a accordé à cette entreprise des dommages de 25 millions de dollars et a aussi appliqué ce qu’elle a appelé la « règle générale à l’effet que les tribunaux émettent des injonctions permanentes lors de contrefaçon de brevets, en l’absence de circonstances exceptionnelles ». La Cour suprême a renversé cette décision et a adopté une approche plus souple. Un tribunal inférieur est chargé de réévaluer si une injonction peut être accordée au propriétaire de brevet.
eBay, Inc. v. MercExchange, U.S., No. 05-130, 5/15/06.
En juin 2006, dans une autre affaire, la cour a refusé d’accorder à Z4 Technologies Inc. une injonction qui aurait empêché Microsoft d’utiliser le logiciel breveté dans ses produits Windows et Office. Le tribunal a accordé à Z4 des dommages de près de 140 millions de dollars.
z4 v. Microsoft (E.D. Tex. 2006).
Dans le secteur de la biotechnologie et de la pharmaceutique, ces décisions seront probablement très utiles aux défendeurs lorsque les brevets concernent uniquement une portion du produit ou de la méthode de ces derniers. Sans une injonction présomptive, les propriétaires de brevets ont moins de pouvoir pour utiliser la menace d’une injonction comme moyen de négociation.
