ACTUALITÉS - DROIT CANADIEN DES MARQUES DE COMMERCE
Au cours des derniers mois, le secteur du droit et de la pratique des marques de commerce au Canada a connu certains rebondissements ayant des conséquences sur les stratégies de protection des marques de commerce au Canada.
Questions constitutionnelles et marques de commerce fonctionnelles
Le 17 novembre 2005, la Cour suprême du Canada rend sa décision dans l'affaire Kirkbi AG et LEGO Canada Inc. c. Mega Bloks Inc. Les appelantes invoquent la doctrine de common law en ce qui concerne la "marque figurative LEGO" constituée de la face supérieure de la brique LEGO® qui représente une configuration géométrique régulière de huit tenons. Le juge de première instance a conclu que la "marque figurative LEGO" constitue un caractère distinctif et que les activités de Mega Bloks créent de la confusion, mais il a établi que la "marque figurative LEGO" est fonctionnelle. Il a donc, de ce fait, rejeté la cause des appelantes. La Cour d'appel fédérale a, à la majorité, statué que tout élément qui n'est que fonctionnel ne peut avoir droit à la protection accordée à une marque de commerce. La Cour suprême du Canada est du même avis que la Cour d'appel fédérale. Elle juge, elle aussi, qu'un produit dont la nature est essentiellement fonctionnelle ne peut avoir un caractère distinctif et un achalandage, car cela équivaudrait à accorder un monopole perpétuel à un objet que les autres commerçants devraient avoir le droit de copier.
La Cour suprême du Canada rejette aussi la position de Mega Bloks à l'effet que la législation fédérale sur la commercialisation trompeuse (alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce) est inconstitutionnelle, car elle excède la compétence législative du Parlement du Canada. La Cour juge que l'alinéa 7b) constitue un exercice valide de l'autorité fédérale pour compléter la protection accordée aux marques de commerce déposées et non déposées.
Marques de commerce notoires
Le 18 octobre 2005, la Cour suprême du Canada siége à deux appels ayant trait à des marques reconnues. La première affaire concerne la marque de commerce VEUVE CLICQUOT, reconnue plus particulièrement dans le secteur du champagne. L'appelante, Veuve Clicquot Ponsardin, est déboutée dans une affaire de contrefaçon et commercialisation trompeuse des marques CLIQUOT et CLIQUOT « UN MONDE À PART » par les Boutiques Cliquot, des magasins de vêtements. L'appelante allègue que la réputation de ses marques VEUVE CLICQUOT signifie que les marques de commerce des Boutiques Cliquot créent de la confusion, en dépit de la différence qui existe entre les biens et services concernés. Dans la deuxième affaire, l'appelante, Mattel Inc., propriétaire des marques BARBIE et BARBIE'S ayant trait principalement à des poupées, ne réussi pas à s'opposer à la demande de l'intimée d'enregistrer la marque BARBIE'S et dessin, en liaison avec des restaurants et des services de traiteur. La Commission d'opposition des marques de commerce n'a repéré aucun risque de confusion, en raison des différences entre les biens et services des parties. La Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale ont toutes les deux rejeté les appels interjetés par Mattel.
Dans les deux cas, il est prévu que la Cour suprême déterminera la portée de la protection accordée aux marques notoires et clarifiera le critère de détermination de la confusion et de la dépréciation de
l'achalandage. Ces décisions devraient être rendues au printemps 2006.
Droit à l'enregistrement
Le 10 mai 2005, dans l'affaire Procureur général du Canada c. Effigi Inc. 2005 CAF 172, la Cour d'appel fédérale conclut que, pendant l'examen d'une demande d'enregistrement, le Bureau des marques de commerce doit se pencher uniquement sur la date de dépôt ou de priorité de la demande
d'enregistrement. Contrairement à ce que plusieurs rapports suggèrent, cette décision ne fait pas du Canada un pays « premier à déposer ». Cependant, à la lumière de l'affaire Effigi, le Bureau des marques de commerce a émis un avis de pratique expliquant qu'un requérant revendiquant une marque révélée ou employée au Canada antérieurement à une demande déposée avant la sienne créant de la confusion, devra s'opposer à cette demande. Conséquemment, les entreprises qui désirent bénéficier de la protection que leur accorde une marque de commerce au Canada seraient bien avisées de déposer leurs demandes le plus rapidement possible. En termes pratiques, un requérant antérieur, dont l'emploi est clairement subséquent à une demande déposée plus tard et créant de la confusion, ne conservera probablement pas sa demande, si le propriétaire d'une marque de commerce employée antérieurement s'oppose à celle-ci, mais il bénéficierait fort probablement de la position tactique que lui confère une demande déposée en premier pour négocier un règlement intéressant.
Marque clairement descriptive lorsque prononcée
La Cour fédérale a clarifié le droit canadien et modifié la pratique en ce qui a trait aux marques de commerce descriptives. Dans l'affaire Best Canadian Motors Inns Ltd. c. Best Western International Inc. 2004 C F 135, la Cour conclut qu'une marque composite constituée de mots clairement descriptifs et d'un élément graphique ne pourra pas être enregistrée si les mots clairement descriptifs constituent la caractéristique dominante de cette marque, rendant la marque clairement descriptive
« lorsque prononcée ». Cette décision modifie une pratique antérieure qui consistait à accepter les marques de commerce qui jumelaient des mots clairement descriptifs et un élément graphique, si modeste soit-il, sous réserve d'une renonciation aux mots descriptifs. À la suite de cette décision, le Bureau des marques de commerce a émis un avis de pratique précisant les facteurs considérés pour évaluer si un mot descriptif constitue la caractéristique « dominante » d'une marque. Les propriétaires de marques de commerce et les professionnels devront donc s'assurer qu'ils sont en mesure de revendiquer que l'élément descriptif de la marque ne constitue pas la caractéristique dominante de celle-ci.
Propositions visant à moderniser la Loi sur les marques de commerce
L'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) a récemment publié des propositions visant à moderniser la Loi sur les marques de commerce. Ces propositions incluent une recommandation à l'effet que le Canada adhère (1) au Protocole de Madrid, ce qui permettrait aux requérants canadiens d'avoir accès à un système de dépôt international et (2) au Traité sur le droit de marques (TLT), qui requérait que le Canada harmonise sa législation en matière de marques de commerce à celles des autres pays membres, plus particulièrement en ce qui concerne le classement des biens et services. L'adhésion à ces deux traités pourrait engendrer des coûts administratifs importants pour le Bureau des marques de commerce, frais qui seraient fort probablement transférés aux propriétaires de marques de commerce. L'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC) a mis en question si les coûts rattachés à ces mesures surpassaient les bénéfices éventuels qu'en tireront les Canadiens et a aussi demandé qu'avant leur adoption une analyse plus poussée soit effectuée pour déterminer les coûts et les avantages réels rattachés à ces mesures.
L'OPIC propose aussi d'adopter une nouvelle approche en ce qui concerne les exigences d'emploi d'une marque de commerce au Canada. Plutôt que d'imposer un emploi avant l'enregistrement, l'OPIC suggère qu'il soit demandé aux propriétaires de déclarer ou de démontrer un emploi après l'enregistrement et de prouver cet emploi à intervalles voulus. L'OPIC propose aussi que, pour faire valoir l'enregistrement d'une marque de commerce au cours d'actions en justice, le propriétaire soit tenu de satisfaire aux exigences d'emploi
post-enregistrement ou de démontrer l'emploi. Cette modification pourrait avoir un impact significatif sur
l'évaluation des droits conférés par les marques de commerce au Canada, ainsi que sur l'ensemble de la jurisprudence canadienne en matière de marques de commerce fondée sur un système de marques de commerce basé sur l'emploi.
L'OPIC a aussi demandé à recevoir des commentaires sur la protection du son, des images en mouvement, des hologrammes, des parfums, de la saveur et de la couleur comme marques de commerce pures et simples. Bien que l'OPIC ait toujours hésité à englober plusieurs types de marques de commerce non traditionnelles, cette proposition récente indique que le son et les autres indices non traditionnels sont reconnus et constituent des éléments essentiels des stratégies de marquage moderne. Elle démontre aussi le désir de l'OPIC d'envisager un élargissement de la protection statutaire pour inclure des formes supplémentaires de marques de commerce « non traditionnelles » au Canada.
Des nouvelles de nos spécialistes en marques de commerce…
Cynthia Rowden, associée principale chez Bereskin & Parr, a été élue présidente de l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC) à l'occasion de la 79e assemblée générale annuelle de l'IPIC qui a eu lieu en octobre. Depuis plusieurs années, Mme Rowden participe activement aux activités de l'IPIC et siège à de nombreux comités ayant plus particulièrement trait à la pratique en matière de marques de commerce et aux marques de commerce internationales. Cynthia Rowden est un chef de file reconnu mondialement du domaine des marques de commerce; son nom paraît régulièrement dans des publications telles que
« 2005 Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada » et « The International Who's Who of Business Lawyers ».
Brigitte Chan travaille dorénavant au bureau de Montréal de Bereskin & Parr, après avoir passé cinq années au bureau de Toronto. Brigitte possède un baccalauréat en droit civil et en common law, et est membre du Barreau du Québec et du Barreau de l'Ontario. Elle est de plus une agente de marques de commerce inscrite au registre canadien oeuvrant dans tous les secteurs du droit des marques de commerce. Brigitte fournit aux clients des conseils sur la poursuite des demandes d'enregistrement, l'octroi de licences et l'exécution des marques de commerce, de même que sur le droit d'auteur, les noms de domaines et tout autre question connexe ayant trait à l'Internet. Sa pratique inclut la gestion des portefeuilles de marques de commerce de sociétés canadiennes et internationales, et ce, tant à l'échelon canadien qu'international.
La pratique de Brigitte en marques de commerce est un excellent complément à l'expertise de brevet déjà existante au bureau de Montréal. Les professionnels du bureau de Montréal possèdent un vaste champ d'études et une expertise étendue leur permettant de répondre aux besoins de leurs clients en propriété intellectuelle, tant en brevets et en marques de commerce, que dans tous les autres domaines connexes. Le bureau de Montréal célébrera son premier anniversaire le 1er février 2006. Le bureau compte actuellement huit professionnels.
Mina Chana et Meghan Dillon sont devenues membres des bureaux de Mississauga et de Toronto respectivement au mois d'août de cette année. Mina et Meghan oeuvrent dans le domaine des marques de commerce et se spécialisent en recherche, en émission d'opinions et d'avis sur l'enregistrabilité, en dépôt et poursuites de demandes d'enregistrement, ainsi qu'en représentation de clients dans des procédures d'opposition, de radiation et de violation de marques de commerce.
Parlant de propriété intellectuelle…
L'International Trademark Association (INTA) tiendra sa 128e assemblée annuelle du 6 au 10 mai 2006 à Toronto. La dernière fois que cette conférence a eu lieu au Canada était en 1992. Cynthia Rowden
co-présidera cette assemblée annuelle.
Selon le site Web de l'INTA, l'International Trademark Association (INTA) est une association sans but lucratif qui regroupe plus de 4 600 membres, spécialistes dans le domaine des marques de commerce ou propriétaires de marques de commerce, issus de plus de 180 pays. Cette association s'est donnée pour mission de soutenir et de faire progresser les marques de commerce et la propriété intellectuelle connexe en tant qu'élément inhérent à un commerce national et international juste et efficace.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'INTA ou sur la conférence 2006, visitez www.inta.org.
