Bulletin d’information de l’Équipe des marques de commerce

Printemps 2008

Loi sur les marques olympiques et paralympiques

Daniel R. Bereskin, c.r.

© 2008 Bereskin & Parr

Le 17 décembre 2007, la Loi sur les marques olympiques et paralympiques (la « Loi ») est entrée en vigueur au Canada. L’objectif premier de cette loi est de prévenir le marketing parasitaire (ou « insidieux ») lié aux Jeux olympiques d’hiver de Vancouver qui auront lieu en 2010. La Loi crée diverses catégories de marques olympiques protégées. La première consiste en des mots et des symboles qui sont traditionnellement associés aux Olympiques, comme le mot OLYMPIQUES et le symbole constitué des cinq anneaux olympiques. Ces marques seront protégées en permanence et empêcheront dorénavant l’enregistrement de toute nouvelle marque de commerce qui pourrait ressembler à ces dernières. Une autre catégorie inclut les marques qui ne seront utilisées que dans le contexte des Jeux de Vancouver, comme « Vancouver 2010 », et qui ne seront protégées que jusqu’au 31 décembre 2010.

La Loi énumère aussi, en annexe, des mots qui pris individuellement ne sont pas protégés, mais qui utilisés conjointement peuvent constituer une preuve de marketing insidieux. Par exemple, les combinaisons de JEUX et de 2010, de HIVER et de OR, ou de HIVER et de JEUX, peuvent toutes être inappropriées si elles tendent à laisser croire quelque association que ce soit avec les Jeux olympiques d’hiver de Vancouver.

La Loi accorde aux marques olympiques deux types de protection de base. La première est l’interdiction absolue d’utilisation de toute marque olympique protégée « à l’égard d’une entreprise ». La seconde est l’interdiction de toute activité promotionnelle (par exemple, certaines formes de marketing insidieux) qui aurait pour conséquence de faussement faire croire au public que l’activité est approuvée, autorisée ou sanctionnée par le Comité olympique canadien (COC) ou par le Comité paralympique canadien (CPC), ou qu’il existe un lien commercial de quelque type que ce soit avec le COC, le CPC ou toute autre organisation olympique, et en particulier le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver (COVAN).

La Loi comporte toutefois certaines exceptions. Par exemple, l’emploi d’une marque olympique ou paralympique dans une publication, dans le cadre de la diffusion d’un reportage ayant trait aux Jeux ou à des fins de critique ou de parodie ne constitue pas un emploi commercial. De plus, certains emplois publicitaires associés aux athlètes olympiques ou paralympiques actuels ou passés sont autorisés.

Le COVAN sera le principal responsable du respect des droits des marques olympiques et paralympiques jusqu’à la fin des jeux de Vancouver. Dans son site Web, il définit le « marketing insidieux » comme une « pratique de mise en marché qui capitalise sur la cote d’estime du Mouvement olympique/paralympique en créant une association fausse et non autorisée avec le Mouvement olympique/paralympique, les Jeux olympiques/paralympiques ou des athlètes olympiques/paralympiques sans faire l’investissement financier nécessaire à l’obtention des droits de commandite officielle. »

Une importante exception aux règles habituelles des tribunaux a été apportée pour aider le COVAN à faire face au marketing insidieux. Normalement, une partie qui tente d’obtenir une injonction interlocutoire pour protéger des droits relatifs à une marque de commerce doit prouver, par preuve convaincante, qu’elle subira des dommages irréparables si l’injonction n’est pas accordée, c’est-à-dire des dommages qui ne peuvent pas être uniquement compensés par l’octroi d’un montant d’argent. En vertu de la Loi, cette importante condition a été retirée jusqu’au 31 décembre 2010.

La Loi a été défendue par le COVAN au motif que le droit d’accueillir les Jeux olympiques au Canada est fondé sur l’assurance donnée au Comité international olympique que le Canada protégera les marques olympiques au Canada. Le budget actuel des Jeux d’hiver de 2010 est de 1,63 milliard de dollars. Il provient de sources non gouvernementales, soit de commandites, de droits de diffusion, de la vente de produits et la vente de billets. La position du COVAN est la suivante : sans la Loi, les commanditaires et autres refuseraient de payer les importantes sommes requises pour obtenir les droits de commandite officiels des Jeux d’hiver de 2010.

Cela signifie que toute ville qui espère accueillir les Jeux olympiques doit obtenir de son gouvernement national l’accord d’édicter une loi accordant une vaste protection aux marques olympiques, ou même aux mots et combinaisons de mots qui pourraient suggérer un lien avec les Jeux olympiques. La nature de la protection accordée va nettement au-delà de celle qui est habituellement consentie aux commerçants.

D’autres organisations, y compris l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada, ont remis en question la nécessité d’une telle loi, plus particulièrement en raison de la protection particulière accordée aux marques olympiques en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce et de la menace d’abus que la modification apportée aux règles sur les injonctions interlocutoires risque d’entraîner.

Dans son site Web, le COVAN a promis de faire respecter ses droits de manière juste et raisonnable, ce qui suppose de sensibiliser et d’impliquer le public de manière proactive et de mettre en place un processus équitable pour évaluer la contrefaçon et faire respecter ses droits. Cependant, l’historique lié à l’exécution des droits des marques olympiques au Canada montre que le public a toutes les raisons de s’inquiéter. Le statut du COC à titre de propriétaire de marques officielles a certainement contribué à son importante activité sur le plan des litiges.

Une affaire récente concernant le COC illustre bien ce fait. En 2003, l’entreprise See You In - Canadian Athletes Fund Corporation (« SYI ») a déposé des demandes d’enregistrement pour diverses marques, dont notamment « SEE YOU IN VANCOUVER ». SYI amasse des fonds pour soutenir les athlètes canadiens qui participent à des compétitions internationales. Dix mois plus tard, le COC a demandé à protéger les mêmes marques, y compris SEE YOU IN VANCOUVER, à titre de « marques officielles ». Suivant la jurisprudence sur cette question, le registraire a rejeté les demandes de SYI, nonobstant la date de dépôt antérieure de SYI. SYI a interjeté appel de cette décision devant la Cour fédérale, où il a été révélé que le COC n’avait pas, en réalité, adopté ou employé ces marques dites « officielles » en dépit de sa déclaration à cet effet dans sa demande en vertu de l’article 9.

Ce n’est pas de la première fois que le COC semble avoir été insouciant en revendiquant l’adoption et l’emploi d’une « marque officielle » dans le but de la protéger en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce. Au nombre des « marques officielles » que le COC indique avoir « adoptées et employées », on compte : TOP, GAME PLAN, 2006, 2004, 2000, '06, '04, '00, '96, '88, TORONTO '96 et TORONTO 2008. Tant et aussi longtemps que ces marques demeurent des « marques officielles », la Loi sur les marques de commerce stipule clairement que personne ne peut les employer en lien avec quelque produit, service ou entreprise que ce soit, sans l’autorisation préalable du COC.

Il est rassurant de savoir que le COVAN a promis d’exercer ses pouvoirs de manière responsable, mais il est à espérer qu’il n’utilisera pas son pouvoir économique pour attaquer des groupes qui n’ont rien fait pour raisonnablement causer préjudice à quelque marque olympique que ce soit.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Loi sur les marques olympiques et paralympiques, communiquez avec Daniel Bereskin à dbereskin@bereskinparr.com.

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Vous envisagez l’enregistrement de noms de domaines asiatiques?

Sharyn Costin

© 2008 Bereskin & Parr

De nombreuses entreprises nord-américaines tentent de se bâtir une réputation en Asie ou envisagent d’exploiter le marché asiatique. Il est donc devenu de plus en plus important de protéger ses marques de commerce en Asie, y compris celles utilisées dans le cadre du commerce électronique.

Être détenteur d’un nom de domaine particulier au continent asiatique permet aux entreprises de développer des sites Web liés à leur nom de domaine principal, mais ciblant le marché asiatique. Subsidiairement, un nom de domaine lié directement au continent asiatique peut être employé pour rediriger des clients asiatiques vers un site Web universel (par exemple .com).

Si vous prévoyez faire une incursion dans le marché asiatique, il serait important pour vous de protéger vos droits et de prévenir la violation de ceux-ci par un enregistrement hâtif de noms de domaine particuliers au continent asiatique.

Une fois un nom de domaine perdu, il pourrait être impossible de le revendiquer de nouveau, et s’attaquer à un enregistrement non autorisé est toujours plus coûteux (et moins sûr) que d’enregistrer un nom de domaine dès le départ.

Les extensions de noms de domaine les plus fréquentes incluent : « .cn », « .com.cn », « .org.cn », « .net.cn », « .hk », et plus récemment la très générale « .asia ».

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l’enregistrement de noms de domaines particuliers au continent asiatique, communiquez avec Sharyn Costin à scostin@bereskinparr.com.

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Adopter et enregistrer des marques de commerce en caractères chinois

Dan Yang

© 2008 Bereskin & Parr

Grâce à son développement économique sans précédent, et plus particulièrement aux Jeux olympiques présentés prochainement, la Chine représente un marché lucratif et compétitif pour les détenteurs de marques. Au cours des mois à venir, plusieurs d’entre eux lanceront leurs produits en Chine, capitalisant sur les Olympiques de Pékin et sur l’économie florissante du pays. Avant de poser un tel geste, les propriétaires de marques devraient toutefois savoir que leurs produits pourraient ne pas remporter de médaille d’or, ni même monter sur le podium, s’ils ne connaissent pas les faits qui entourent l’emploi des marques de commerce en Chine.

En dépit d’une présence internationale accrue, le chinois est la langue prédominante, et souvent unique, de la plupart des citoyens chinois. Conséquemment, les entreprises étrangères qui font affaire en Chine doivent reconnaître l’importance de convertir leurs noms et leurs marques en caractères chinois – ce qui peut être plus important que de protéger de telles marques dans leur langue originale.

Les propriétaires nord-américains de marques devraient savoir que la reconnaissance des marques chinoises est importante pour plusieurs raisons, dont:

Les statistiques gouvernementales démontrent que le nombre de demandes d’enregistrement de marques de commerce déposées en Chine est dix fois supérieur à ce qu’il était il y a cinq ans. Bereskin & Parr peut vous fournir des conseils et de l’aide pour enregistrer et protéger vos marques de commerce en Chine.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les marques de commerce chinoises, communiquez avec Dan Yang à dyang@bereskinparr.com

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