La Cour d’appel fédérale vient tout récemment de confirmer une injonction contre un distributeur de biens par importation parallèle ou « marché gris » fondée sur une requête en contrefaçon de droit d’auteur. L’importation parallèle fait référence à l’importation légale de biens authentiques dans un pays par un distributeur non autorisé. L’importation parallèle survient lorsque les biens fabriqués pour vente dans un pays se retrouvent dans un autre pays au moyen d’un réseau commercial non autorisé.
Les tablettes de chocolat Côte d'Or et Toblerone sont fabriquées en Europe par Kraft Foods Belgique S.A. (« Kraft Belgique ») et Kraft Foods Schweiz AG (« Kraft Suisse »), respectivement, et distribuées au Canada en vertu d’un contrat de distribution avec Kraft Canada Inc. (« Kraft Canada »).
Euro Excellence, un distributeur du Québec, a déjà distribué le chocolat Côte d'Or au titre d’un contrat avec Kraft Belgique, mais cette entente a pris fin en 2000. Euro Excellence continue de distribuer les tablettes Côte d'Or après la fin du contrat et commence à distribuer les tablettes Toblerone en se procurant ces produits à l’extérieur du Canada de source anonyme.
Une personne peut violer un droit d’auteur même si elle ne reproduit pas elle-même l’œuvre protégée par droit d’auteur.
Pour prévenir l’importation parallèle des tablettes de chocolat Côte d'Or et Toblerone par Euro Excellence, Kraft Belgique enregistre un droit d’auteur sur l’éléphant, l’écriture et le bouclier rouge imprimés sur l’emballage des tablettes Côte d'Or et sur l’ours dans la montagne pour ce qui est de Toblerone. Kraft Belgique et Kraft Suisse accordent ensuite immédiatement des licences exclusives d’emploi de ces œuvres à Kraft Canada. Euro Excellence est alors informée que Kraft Canada détient dorénavant les droits exclusifs de ces œuvres au Canada. Euro Excellence refuse de mettre fin à la distribution de ces tablettes au Canada. Kraft demande alors une ordonnance interdisant l’importation des produits portant les œuvres protégées par droit d’auteur.
Le juge de première instance accorde à Kraft Canada une injonction permanente interdisant à Euro Excellence de distribuer, d’exposer ou d’offrir pour vente une copie des œuvres artistiques désignées comme l’éléphant de Côte d'Or et l’ours dans la montagne de Toblerone et exigeant qu’Euro Excellence masque les éléments graphiques des emballages, listes de prix et autres éléments avant de vendre, de distribuer, d’exposer ou d’offrir pour vente tout produit Toblerone ou Côte d'Or. Des dommages-intérêts de 300 000 $ sont octroyés. Euro Excellence interjette appel.
Lors de l’appel, la Cour traite de deux questions soulevées par Euro Excellence : 1) Euro Excellence, en agissant comme elle l'a fait, contrevient-elle au paragraphe 27(2) de la Loi sur le droit d’auteur?; 2) Dans l'affirmative, y a-t-il lieu au prononcé d'une détermination des profits comme l'a fait le premier juge?
Le paragraphe 27(2) de la Loi sur le droit d’auteur traite de la violation du droit d’auteur en étape ultérieure. Une personne peut contrevenir au droit d’auteur même si elle ne reproduit pas elle-même l’œuvre protégée. Aucune preuve ne permet ici de déterminer qui a reproduit les œuvres protégées. En supposant que l’emballage est reproduit en Europe par Kraft Belgique et Kraft Suisse, cette reproduction des œuvres ne viole par la Loi sur le droit d’auteur. Cependant, la Cour d’appel conclut que l’importation des œuvres au Canada pour vente par Euro Excellence est une violation du droit d’auteur en étape ultérieure en vertu de l’alinéa 27(2)e) de la Loi sur le droit d’auteur.
Enfin, en ce qui concerne la détermination des profits d’Euro Excellence, la Cour d’appel conclut que le dossier est incomplet, infirme la décision du juge de première instance à cet égard et retourne le dossier à ce dernier pour une nouvelle détermination.
Euro Excellence interjette appelle de cette décision. L’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada est accordée le 18 mai 2006.
Voir Euro Excellence, Inc. c. Kraft Canada Inc., 2005 CAF 427
Préparé par Christopher G. Tortorice.
Nous tenons à souligner l’entrée en fonction de la toute nouvelle membre de l’Équipe des marques de commerce
Catherine Lovrics, B.A., L.L. B.
Mme Lovrics a occupé un emploi d’été et a effectué son stage d’avocat chez Bereskin & Parr. Elle s’est jointe au personnel du bureau de Toronto dès son admission au Barreau en juillet. Mme Lovrics possède un baccalauréat en sciences politiques de la University of Western Ontario et un baccalauréat en droit de l’Université d’Ottawa. Ses activités porteront sur les marques de commerce, le droit d’auteur et le droit des nouveaux médias.
Tout compte fait, les marques de commerce notoires ne sont pas si « notoires »
Le 2 juin 2006, la Cour suprême du Canada rendait deux décisions très attendues, clarifiant ainsi la législation canadienne sur les marques de commerce notoires, à savoir Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et Mattel Inc. c. 3894207 Canada Inc. Par ces décisions, la Cour suprême confirme que la notoriété d’une marque de commerce ne lui confère pas une protection absolue. La Cour explique toutefois qu’il n’est pas nécessaire de démontrer un lien entre marchandises et services pour avoir gain de cause dans une action en contrefaçon. Par ailleurs, pour démontrer une dépréciation d'achalandage, un motif distinct d’action, les consommateurs doivent croire qu’il existe un « lien ou une relation » entre le propriétaire de la marque notoire ou bien connue et toute marque subséquemment utilisée qui cause des dommages à l'achalandage de la marque notoire.
Par ces décisions, la Cour suprême confirme que la notoriété d’une marque de commerce ne lui confère pas une protection absolue.
Dans Mattel Inc. c. 3894207 Canada Inc., une petite chaîne de restaurants de la région de Montréal tente d’enregistrer sa marque de commerce BARBIE’S en relation avec des services de restauration. Mattel, fabricant de la poupée Barbie, s’oppose à cet enregistrement et allègue que BARBIE est une marque de commerce notoire et que de telles marques « ne peuvent être utilisées au Canada relativement à la plupart des marchandises et services aux consommateurs, sans que le consommateur moyen soit porté à conclure qu’il existe un lien commercial avec les propriétaires de telles marques notoires ». La Commission d’opposition des marques de commerce n’est pas de cet avis et enregistre la marque de commerce « BARBIE’S ». La Commission accepte l’argument présenté par la chaîne de restaurants à l’effet que l’utilisation du nom « Barbie » en association avec des services de restauration a peu de risque de créer de la confusion sur le marché. La notoriété de la marque de commerce « Barbie » est liée aux poupées et aux accessoires de poupées; la marque du restaurant englobe des services bien différents. La Cour fédérale et la Cour d’appel fédéral confirment cette décision de la Commission.
La Cour suprême du Canada rejette l’appel de Mattel et, ce faisant, donne d’importantes explications sur les marques de commerce notoires. La Cour convient avec Mattel que la modification apportée en 1953 à la Loi sur les marques de commerce relativement à la définition de la confusion, en y ajoutant le segment : « que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale », constitue une reconnaissance par le Parlement que certaines marques de commerce sont si connues que leur emploi en relation avec quelque marchandise ou service que ce soit crée de la confusion. La Cour refuse toutefois de reconnaître que BARBIE a une telle transcendance. La Cour est aussi d’accord avec Mattel pour dire que les « remarques incidentes » des décisions antérieures (Pink Panther et Lexus) restreignent abusivement la portée de la protection des marques notoires à des causes où il existe un « lien » ou une « similitude » entre les marchandises ou services des marques notoires. Il convient plutôt « non seulement de ne pas exiger une "ressemblance" avec les marchandises et services particuliers en cause, mais encore de ne pas exiger que les marchandises ou services commercialisés par l’opposante en liaison avec sa marque et les marchandises ou services commercialisés par la requérante en liaison avec la marque visée par sa demande appartiennent à la même catégorie générale. » Cependant, la Cour déclare que les décisions Pink Panther et Lexus ont appliqué le bon critère relativement à « l’ensemble des circonstances ». Chaque situation doit être jugée en tenant compte « de l’ensemble des circonstances » et ni une différence de marchandises ou de service, ni la notoriété de la marque de commerce ne peuvent « être fatales ». Dans cette affaire, nonobstant la réputation de la marque BARBIE, il n’existe aucune possibilité de confusion sur le marché en ce qui concerne toutes les circonstances avoisinantes, surtout la différence entre les marchandises et services.
Dans la deuxième affaire, Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée, le réputé fabricant de champagne, Veuve Clicquot Ponsardin (la demanderesse) tente d’interdire à une chaîne de boutiques de vêtements pour dames de prix moyen (les défendeurs) d’utiliser le nom de commerce CLIQUOT et ses marques de commerce enregistrées CLIQUOT et CLIQUOT « UN MONDE À PART » et de radier ces marques du registre canadien.
La marque de commerce VEUVE CLICQUOT de la demanderesse est considérée comme étant devenue une marque notoire dans le domaine des vins et du champagne. La demanderesse allègue que les marques des défendeurs créeront de la confusion chez les consommateurs qui seront portés à croire que les vêtements pour dames et le champagne proviennent du même endroit. La demanderesse allège aussi que l’emploi du nom CLIQUOT déprécie l'achalandage lié à la marque notoire VEUVE CLICQUOT, ce qui est contraire à l’article 22 de la Loi.
La requête de la demanderesse est refusée en première instance de la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale, et l’appel est rejeté à l’unanimité par la Cour suprême du Canada. Tout comme cela s’est produit dans l’affaire Mattel, la Cour affirme que VEUVE CLICQUOT est une marque de commerce notoire, mais qu’en matière de violation, la notoriété ne constitue qu’un facteur parmi l’ensemble des circonstances entourant le dossier. Dans ce cas, les produits sont très différents – le champagne de luxe et les vêtements pour dames de prix moyen sont tout aussi différents que la craie et le fromage – et il n’existe aucun risque de confusion et donc pas de violation.
En ce qui concerne la revendication de dépréciation d'achalandage de la marque VEUVE CLICQUOT, il est allégué que la notoriété de la marque en rapport avec des produits de luxe est telle que d’associer le nom CLICQUOT (ou CLIQUOT comme l’épelle les défendeurs) à un magasin de vêtements pour dames de prix moyen dépréciera l’identité de la marque qu’est devenue VEUVE CLICQUOT.
La Cour affirme que la dépréciation de l’achalandage comporte quatre éléments, soit : a) La marque de commerce enregistrée de la demanderesse a-t-elle été employée par les défendeurs en rapport avec des marchandises ou des services, peu importe que ces marchandises ou services entrent en compétition avec ceux de la demanderesse?; b) La marque de commerce de la demanderesse est-elle suffisamment bien connue pour représenter un achalandage appréciable?; c) La marque de la demanderesse a-t-elle été employée de manière à avoir une incidence sur cet achalandage?; d) La diminution de cet achalandage constitue-t-elle une conséquence probable?
La Cour suprême affirme que la dépréciation d’un achalandage ne requiert pas que l’emploi crée nécessairement une confusion, mais plutôt que tout emploi quel qu’il soit évoque un lien avec la marque VEUVE CLICQUOT. La Cour affirme : « Sans un tel lien, connexion ou association dans l’esprit du consommateur entre la marque affichée par les intimées et la marque VEUVE CLICQUOT, il ne peut y avoir dépréciation de cette dernière. » Par ailleurs, bien que la marque de la demanderesse représente un achalandage important en ce qui concerne le champagne, il ne peut y avoir d’incidence sur l’achalandage de la marque si le consommateur n’associe pas les marques affichées dans les magasins des défendeurs à la marque VEUVE CLICQUOT. Enfin, la Cour déclare qu’il n’existe aucune possibilité de dépréciation. Elle rejette donc la requête de la demanderesse en vertu de l’article 22.
À la lumière de ces deux décisions, les propriétaires de marques notoires ou bien connues devraient être informés du fait, qu’à elle seule, la notoriété n’est peut-être pas un élément suffisant pour garantir une vaste zone d’exclusivité englobant toutes les marchandises et tous les services. Par contre, les personnes qui envisagent à employer une marque de commerce qui pourrait éventuellement créer de la confusion avec une soi-disant « marque notoire » devraient être conscientes des incidences de cette décision. Une différence en ce qui concerne les marchandises ou les services ne peut plus constituer la défense qu’elle a déjà été dans les affaires Pink Panther ou Lexus.
À elle seule, la notoriété n’est peut-être pas un élément suffisant pour garantir une vaste zone d’exclusivité englobant toutes les marchandises et tous les services.
En énumérant les éléments requis pour gagner une cause en dépréciation d’achalandage, Veuve Clicquot invite les propriétaires de marques notoires à utiliser les dispositions de dépréciation de l’achalandage auparavant négligées pour défendre la réputation souvent imposante d’une marque notoire, même lorsqu’il n’y a pas de confusion. Par contre, la décision indique aussi de manière précise que l’article se restreint à la protection de l’achalandage et que les consommateurs qui voient la marque de commerce de l’utilisateur secondaire doivent faire un lien ou une connexion avec la marque de l’utilisateur principal. Sans un tel lien, il ne peut y avoir d’incidence, positive ou négative, sur l’achalandage. Il est à présumer que plus la différence entre les marchandises ou services de la présumée marque de commerce notoire ou bien connue et un utilisateur subséquent est grande, plus il sera difficile de démontrer un tel « lien » ou une telle « connexion ».
Préparé par Jonathan Burkinshaw et Mina Chana
Parlant de PI…
Justine Wiebe a dirigé et Jonathan Colombo et Brigitte Chan de Bereskin & Parr ont participé au cours Understanding Trade-marks : An Introductory Course, donné par l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC) et l'Université de McGill du 7 au 11 août.
Cynthia Rowden de Bereskin & Parr a participé au cours The Trade-marks Practitioner : An Advanced Course, donné par l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC) et l'Université de McGill du 14 au 18 août.
Jill Jarvis de Bereskin & Parr a participé au cours Understanding the Business of Copyright, donné par l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC) et l'Université de McGill du 21 au 23 août
