Emploi des avis de marques de commerce au Canada
Le Canada ne dispose pas de loi précise portant sur l'emploi des avis de marques de commerce, comme les sigles ® ou MD. Cependant, pour un certain nombre de raisons, l'emploi de tels avis est recommandé, en particulier si la marque dont il est question est employée au Canada par des titulaires de licences du propriétaire de la marque de commerce.
Un principe fondamental de la Loi sur les marques de commerce au Canada établit qu'une marque de commerce doit isoler la source des marchandises, bien que le public ne soit pas tenu de nommer spécifiquement la source pour que la marque soit valide. Cependant, si la marque est utilisée de telle sorte qu'elle crée de la confusion chez le public quant à son propriétaire, alors la marque peut être déclarée non-distinctive et de ce fait invalide.
Si des marques sont employées par des titulaires de licences ou des distributeurs, dont les noms sont imprimés sur l'emballage souvent pour satisfaire les lois fédérales sur l'emballage et l'étiquetage, à moins qu'un avis de marque de commerce ne soit utilisé, il peut y avoir confusion quant au propriétaire des marques de commerce ou aux rapports qui existent entre le propriétaire et le titulaire d'une licence. Pendant plusieurs décennies, la loi canadienne sur les marques de commerce a travaillé tout particulièrement à faire en sorte que l'emploi par des titulaires de licences ne nuise pas à la validité de la marque de commerce. La loi canadienne actuelle stipule que, si le propriétaire de la marque de commerce contrôle les caractéristiques et la qualité des marchandises ou services associés à la marque de commerce, alors l'emploi par le titulaire de licence est réputé s'appliquer en faveur du propriétaire de la marque de commerce. Cependant, la Loi sur les marques de commerce précise que, si un avis public est donné quant à l'identité du propriétaire de la marque de commerce et que l'emploi est confié à un titulaire de licence, alors l'emploi est réputé relever du propriétaire de la marque de commerce (article 50(2)). Pour être capable de tirer avantage de la dite disposition, une forme quelconque d'avis de marque de commerce est requis.
Le recours à l'avis sert également à informer le public et les concurrents potentiels d'une revendication de marque de commerce en ce qui concerne des termes ou des dessins particuliers. Surtout lorsqu'une marque de commerce est suggestive ou qu'il est craint que d'autres considèrent la marque de commerce comme descriptive, l'emploi d'un avis de marque de commerce peut aider à persuader les autres (et en particulier les tribunaux s'ils sont saisis de la question) que les termes en litige constituent en fait une marque de commerce.
Il n'y a pas de format précis en ce qui concerne les avis de marque de commerce. La nature de l'emploi, les dimensions de l'emballage et les préoccupations d'ordre esthétique ont souvent une incidence sur la forme de l'avis donné. De la même façon, il n'est pas nécessaire d'utiliser un avis après toutes les références à une marque de commerce. Un symbole, que ce soit ®, MD ou *, suivi d'un avis convenable indiquant le nom du propriétaire et, s'il y a lieu, des renseignements sur le titulaire de la licence, devrait plutôt être imprimé au moins une fois sur les étiquettes, sur les emballages ou sur la publicité. Également, il n'est pas nécessaire d'utiliser un avis indiquant qu'une marque est enregistrée bien que le symbole ®, largement utilisé, soit reconnu par plusieurs comme signifiant une marque de commerce enregistrée. Pour cette raison, son emploi devrait se restreindre aux marques réellement enregistrées. Dans le même ordre d'idées, il n'y a pas de forme spécifique d'avis indiquant qu'une marque de commerce est employée par un titulaire de licence. DLes expressions telles que « utilisé sous licence », « utilisé avec autorisation », « usage sous licence » ou « usager licencié » sont toutes habituelles et acceptables.
Voici certains exemples d'avis, qui varient en fonction de l'espace disponible, incorporant le français et l'anglais :
1. MARQUE UTILISÉE UNIQUEMENT PAR LE PROPRIÉTAIRE DE LA MARQUE DE COMMERCE
Après un affichage dominant de la marque sur l'emballage ou la publicité :
®, TM/MC ou * accompagné au moins une fois sur l'emballage ou la publicité d'une des options suivantes :
a) Registered trademark of Acme Inc. /Marque déposée d'Acme Inc. (pour les marques enregistrées seulement);
b) Trademark of Acme Inc. /Marque de commerce de Acme Inc. (pour les marques enregistrées ou non enregistrées).
L'avis peut aussi être abrégé :
c) Reg. TM/MD. - Acme Inc. (pour les marques enregistrées seulement);
d) TM/MC - Acme Inc. (pour les marques enregistrées ou non enregistrées).
2. MARQUE UTILISÉE PAR UN TITULAIRE DE LICENCE
Après la marque, un des sigles suivants : ®, MD ou * suivi d'un des énoncés suivants :
a) Registered Trademark of Acme Inc., used under license (or with permission) by Acme Canada Inc. /Marque déposée, utilisée sous licence par Acme Canada Inc. (pour les marques enregistrées seulement);
b) Trademark of Acme Inc., used under license (or with permission) by Acme Canada Inc. /Marque de commerce de Acme Inc., utilisée sous licence par Acme Canada Inc. (pour les marques enregistrées ou non enregistrées);
c) Reg. TM/MD - Acme Inc. - lic. User/usager lic. Acme Canada Inc. (pour les marques enregistrées seulement);
d) TM/MC Acme Inc., lic. use/usager lic. Acme Canada Inc. (pour les marques enregistrées ou non enregistrées).
Un langage similaire peut être utilisé si le produit indique un distributeur, ce qui est fréquent dans le cas des marchandises importées, ou si pour d'autres raisons réglementaires une appellation locale doit être inscrite, auquel cas, plutôt que de faire référence à un « usage sous licence », l'avis peut mentionner « distributed by/distribué par…. »
Pour des raisons de commercialisation particulières, il peut être nécessaire de s'abstenir d'utiliser le nom du propriétaire de la marque de commerce sur l'emballage. Les lois canadiennes n'exigent d'ailleurs pas que ce nom soit imprimé. Cependant, si le nom du propriétaire de la marque de commerce n'apparaît pas, il devient plus important de s'assurer que le propriétaire est en mesure de démontrer que l'emploi du titulaire de licence est sous sa responsabilité, puisqu'il ne sera pas en mesure de compter sur la disposition présumée expliquée précédemment. Également, aucun avis identifiant le titulaire de licence ne devrait induire les consommateurs en erreur et les amener à croire que les marques de commerce sur l'emballage ou la publicité appartiennent au propriétaire de la marque.
Nous serions heureux de répondre aux questions que vous pourriez avoir relativement à l'utilisation des avis de marques de commerce au Canada ou à toute autre question ayant trait aux licences.
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