Qu'est-ce qu'une marque de commerce?
Une marque de commerce indique au public que les marchandises ou les services qui y sont associés proviennent d'un commerçant en particulier. Elle sert aussi à distinguer ces marchandises ou ces services de ceux des autres commerçants. On appelle « caractère distinctif » de la marque de commerce, cette habileté qu'a une marque de commerce de distinguer un commerçant en particulier des autres.
Une marque de commerce consistera en général d'un mot (comme PEPSI) ou de plusieurs mots (comme KENTUCKY FRIED CHICKEN), d'un dessin (comme l'enseigne « M » de McDonald) ou d'une combinaison de ces éléments. Une marque de commerce peut également être représentée par la forme d'un produit ou de son contenant (appelé « signe distinctif ») si cette forme est distinctive des services d'un commerçant en particulier. La fameuse calandre de la ROLLS ROYCE constitue un bon exemple de signe distinctif. Les marques de certification, comme le symbole de la laine, sont utilisées pour distinguer des marchandises ou des services qui répondent à une norme définie.
Pourquoi enregistrer une marque de commerce?
La Loi sur les marques de commerce est une loi fédérale qui établit un registre administré par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (« OPIC »).
Les droits conférés par les marques de commerce peuvent s'appliquer sur une marque, peu importe qu'elle soit enregistrée ou non aux termes de la Loi sur les marques de commerce. Cependant, les marques de commerce enregistrées sont plus faciles à défendre et comportent un certain nombre d'avantages importants. Premièrement, puisqu'il existe un registre maintenu par l'OPIC, les concurrents peuvent être informés des droits antérieurs. Deuxièmement, la protection d'une marque enregistrée est accordée pour tout le Canada, peu importe si la marque de commerce en question est connue dans la région où le défendeur est situé. À l'opposé, le propriétaire d'une marque non enregistrée doit également établir le caractère distinctif de la marque de commerce, c.-à-d. que le public associe exclusivement la marque de commerce aux biens ou services du propriétaire et, même si le caractère distinctif requis peut être démontré (et cette démarche est parfois coûteuse et difficile à prouver), la portée de la protection se limite à la région géographique où le caractère distinctif est prouvé. Troisièmement, un enregistrement fournit sur la page de l'enregistrement une preuve suffisante des droits de propriété d'une œuvre ainsi que les dates du premier emploi. Finalement, un enregistrement peut avoir une plus grande force de persuasion sur les potentiels violateurs qu'une allégation de droits découlant de l'emploi.
Quelle est la différence entre une marque de commerce et un nom commercial?
Une appellation commerciale ou nom commercial, bien qu'enregistré auprès des autorités provinciales, ne confère pas en soi de droits exécutables contre des tiers. En fait, l'enregistrement permet simplement au public de déterminer qui utilise un nom commercial en particulier.
Une appellation commerciale peut inclure une marque de commerce ou servir elle-même de marque de commerce (pour désigner l'origine des marchandises ou des services plutôt que pour désigner un nom commercial) et ainsi être enregistrable et exécutoire comme marque de commerce (McDonald est un nom ou titre commercial et une marque de commerce dans le domaine de la restauration).
Choisir une marque de commerce
Le choix d'une marque de commerce peut avoir une incidence importante sur son caractère exécutoire. Les marques de commerce fabriquées, qui n'on aucun rapport linguistique avec les marchandises ou les services pour lesquels elles sont employées, comportent un caractère distinctif solide ou « inhérent ». Ces marques sont les plus facilement exécutoires et ont droit au plus vaste champ de protection.
Les marques de commerce qui décrivent une qualité ou une caractéristique des marchandises ou des services en question jouissent d'un champ de protection plus restreint. Cependant, les marques qui ne font que décrire des marchandises ou des services ne reçoivent aucune protection aux termes de la Loi sur les marques de commerce, car elles ne peuvent pas techniquement, comme marque de commerce, distinguer les marchandises ou les services d'un commerçant en particulier.
Entre ces deux extrêmes se trouvent les marques suggestives, mais non descriptives, de marchandises ou de services. Certaines marques peuvent représenter une combinaison de chacune de ces caractéristiques.
Libérer une marque de commerce
Lorsqu'une marque de commerce a été choisie, l'étape suivante consiste à déterminer si elle est disponible pour emploi et/ou enregistrement et si elle est libre de toute opposition. Pour ce faire, il est nécessaire d'effectuer une recherche dans le Registre des marques de commerce. Pour mieux évaluer la disponibilité, il est utile de procéder aussi à une enquête sur l'emploi des marques de commerce par des tiers qui n'auraient pas enregistré leurs droits et d'analyser les dénominations sociales et les noms commerciaux.
Le but de la recherche dans le Registre ne se limite pas à découvrir des marques de commerce identiques à la marque retenue, mais également à trouver des marques de commerce créant de la confusion qui pourraient engendrer des obstacles à l'emploi et à l'enregistrement de la marque choisie. Compte tenu de l'importance d'une telle recherche, il est essentiel qu'elle soit effectuée sous la supervision d'un agent ou d'un avocat spécialisé en marques de commerce, qui en fera une juste interprétation.
Tous les propriétaires ne désirent pas enregistrer leur marque de commerce; et le risque d'objection par un utilisateur antérieur de la marque de commerce ou du nom commercial non enregistré constitue un élément important dont il faut tenir compte lors du choix d'une marque de commerce. Par conséquent, une analyse des répertoires commerciaux ayant trait au secteur d'activité du client, des annuaires téléphoniques et des autres sources de renseignements commerciaux (appelée collectivement « recherche de la common law ») est souvent entreprise. Une recherche de la common law peut être quelque peu difficile et laborieuse, car il n'existe pas de base de données complète à partir de laquelle cette recherche peut être effectuée.
Le type de recherche d'autorisation requis dépendra de la situation. Dans certains cas, un requérant potentiel se contentera d'une simple recherche des dossiers de l'OPIC.
Dans d'autres cas, en particulier lorsqu'un investissement important est associé au lancement d'une marque de commerce, il est utile d'obtenir une plus grande certitude. Une recherche complète et minutieuse de la common law sera donc effectuée. Cependant, puisqu'une recherche détaillée de la common law est difficile, il n'est pas garanti que la marque de commerce choisie pourra être utilisée sans risque d'opposition. L'ampleur d'un tel risque est fonction de la portée et de la complexité de la recherche.
Avant son utilisation, un nom commercial (incluant la dénomination sociale) devrait également faire l'objet d'une procédure d'autorisation semblable à celle effectuée dans le cas d'une marque de commerce, en particulier s'il doit être souvent employé dans le public.
Enregistrement d'une marque de commerce
Un ou plusieurs des motifs suivants peuvent justifier l'enregistrement d'une marque de commerce au Canada : (1) emploi actuel ou projeté au Canada par le requérant, (2) révélation au Canada par le requérant, (3) enregistrement et emploi de la marque de commerce à l'étranger par le requérant. L'emploi par un titulaire de licence plutôt que par le requérant peut également constituer un motif. Les deux derniers motifs autorisent les requérants étrangers à obtenir des droits avant un éventuel emploi au Canada. Une fois encore, il est fortement recommandé au client de consulter un avocat spécialisé en propriété intellectuelle ou un agent de marques de commerce avant de choisir la meilleure façon de procéder.
Une demande d'enregistrement de marque de commerce est étudiée par un examinateur de l'OPIC. L'examinateur peut approuver la demande de publication telle que réclamée ou il peut émettre diverses exigences ou objections. Par exemple, il peut s'objecter en faisant valoir que la marque de commerce est clairement descriptive des marchandises ou services pertinents, que les marchandises ou services devraient être décrits plus en détail ou que la marque de commerce crée de la confusion avec une demande d'enregistrement antérieure ou un enregistrement existant. Les requérants ont l'occasion de répondre à de telles objections et, le cas échéant, d'apporter des amendements à leur demande.
Lorsque la demande est approuvée, un avis officiel est émis et par la suite la demande est publiée dans le Journal des marques de commerce. Lorsque publiée, la demande peut faire l'objet d'une objection, par une ou plusieurs parties, pour une foule de motifs, y compris l'emploi antérieur d'une marque de commerce ou d'un nom commercial similaire créant de la confusion. Les démarches d'opposition, qui sont souvent de par leur nature longues et complexes, sont réglées par la Commission des oppositions des marques de commerce, habituellement en s'appuyant sur des preuves présentées sous forme de déclarations ou de déclarations sous serment. Dans certains cas, il y a contre-interrogatoires et présentation de plaidoyers écrits et verbaux par les parties.
Si aucune opposition n'est déposée ou qu'une opposition est rejetée ou retirée, la demande d'enregistrement est acceptée. Pour obtenir un certificat d'enregistrement, il est alors nécessaire de verser la taxe d'enregistrement et, si la demande a été présentée en fonction d'un emploi projeté, il faudra alors déposer un document intitulé Déclaration d'emploi, stipulant que la marque de commerce pour laquelle une demande d'enregistrement a été demandée est employée au Canada. Il est possible d'interjeter appel devant la Cour fédérale du Canada de toute décision prise par un examinateur de la Commission des oppositions des marques de commerce visant l'un ou l'autre des points décrits ci-haut.
En général, la période minimale requise pour obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce varie de 10 à 12 mois, cependant cette période peut être beaucoup plus longue, surtout lorsqu'une opposition est déposée. L'enregistrement d'une marque de commerce est valide pour 15 ans à compter de la date d'enregistrement et elle est renouvelable pour des termes successifs de 15 ans chacun.
Après la troisième année d'enregistrement, le non-emploi d'une marque de commerce enregistrée au Canada peut faire en sorte que l'enregistrement devienne vulnérable à une radiation sommaire ou à un amendement.
Emploi convenable d'une marque de commerce
Il est important de s'assurer qu'une marque de commerce n'est jamais utilisée de manière générique. Si une marque de commerce devient générique, elle perd son habileté de distinguer un commerçant particulier comme la source des marchandises ou services associés à cette marque de commerce. Une telle perte du caractère distinctif peut rendre une marque de commerce vulnérable à la radiation. Par conséquent, les marques de commerce ne devraient jamais être utilisées comme nom ou fonction d'un produit, mais il est permis qu'une marque de commerce modifie le nom d'un produit, comme la marque d'acide acétylsalicylique ASPIRIN®.
Même si au Canada, la loi ne l'oblige pas, les marques de commerce devraient être accompagnées du symbole ® ou TM partout où elles sont employées. De plus, il est conseillé de faire mention du propriétaire de la marque, surtout si elle est utilisée par un titulaire de licence.
Obtenir une licence de marque de commerce
La Loi sur les marques de commerce ne requiert plus l'enregistrement des titulaires de licences comme usagers inscrits, à la condition que le propriétaire de la marque ait accordé des licences à d'autres usagers et qu'il contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des marchandises ou services associés à la marque.
De plus, l'avis convenable à utiliser en relation avec les marchandises ou les services sous licence, lorsqu'une marque de commerce est utilisée par un titulaire de licence, nécessite des considérations spéciales.
Faire respecter les droits des marques de commerce
Les poursuites en violation de maques de commerce enregistrées sont généralement instruites devant la Cour fédérale du Canada et la Loi sur les marques de commerce prévoit des recours, notamment des dommages ou une comptabilisation des profits, la restitution des marchandises violées et une mesure injonctive contre toute utilisation future non autorisée de la marque de commerce violée. Les produits violés peuvent également être saisis par l'Agence des douanes du Canada à leur point d'entrée au pays.
Si les droits d'une marque de commerce, d'un nom commercial ou d'une appellation commerciale non enregistré sont violés, le propriétaire de la marque de commerce ou du nom a le droit d'engager des procédures en réparation d'un délit civil de concurrence déloyale contre les violateurs. De telles accusations doivent être déposées devant la Cour supérieure de la province.
Dans le cas d'une poursuite pour concurrence déloyale, le plaignant doit non seulement prouver que la marque de commerce de l'accusé risque de créer de la confusion entre les entreprises, mais également que le public associe exclusivement la marque de commerce à ses marchandises et services.
Au Canada, certains des litiges les plus importants en matière de propriété intellectuelle ont connu un dénouement heureux alors qu'ils étaient confiés aux avocats plaideurs de Bereskin & Parr. Notre vaste expérience des tribunaux ne se limite toutefois pas aux grandes affaires; les différends les plus simples bénéficient de la même attention et du même souci. Avant d'enclencher toute forme de procédure, nous analysons toutes les options qui s'offrent au client, y compris la négociation et le mode alternatif de résolution des conflits. Lorsqu'une procédure judiciaire est nécessaire, nous planifions toujours soigneusement la stratégie avec le client, qui est toujours considéré comme un membre essentiel de l'équipe, et nous travaillons de manière rentable.
