Bereskin & Parr est un des plus importants cabinets spécialisés en droit de la propriété intellectuelle (PI) au Canada. Ses clients sont des entreprises de toutes tailles et de toutes disciplines, tant canadiennes qu’internationales. Fondé en 1965, Bereskin & Parr est devenu un des plus importants cabinets spécialisés en PI au Canada. Il possède quatre bureaux, soit à Toronto, à Mississauga, dans la région de Waterloo et à Montréal. Bereskin & Parr compte plus de 75 avocats, agents de brevets et agents de marques de commerce et certains d’entre eux sont de grands spécialistes de leur secteur d’activités. Le champ de pratique du cabinet englobe tous les aspects de la PI, y compris :
Notre équipe
Bereskin & Parr ainsi que plusieurs des professionnels du cabinet sont reconnus comme des chefs de file du droit de la PI. Année après année, le Canadian Legal Lexpert Directory décrit Bereskin & Parr comme un exemple à suivre pour ce qui est des entreprises œuvrant dans le domaine de la PI. Bereskin & Parr compte aussi un grand nombre de spécialistes recommandés en PI, en litige de PI et en biotechnologie par des guides juridiques nationaux et internationaux comme ceux que publient Lexpert, Who’s Who Legal, Managing Intellectual Property et Chamberts Global. En 2006, Dan Bereskin et Cynthia Rowden étaient répertoriés par le International Who’s Who of Trademark Lawyers parmi les 10 spécialistes des marques de commerce ayant la meilleure cote au monde, une liste qui ne comptait que trois Canadiens. Cynthia Rowden était considérée « remarquable », se méritant une mention élogieuse pour son travail en gestion de portefeuilles, alors que Dan Bereskin remportait le plus de mises en candidature au Canada et était décrit comme « le meilleur de son champ de pratique » et le « doyen du Barreau canadien ». Les Who’s Who Legal Awards lui décernaient par la suite le titre de « meilleur avocat en marques de commerce au monde » en 2006 et 2007. Les professionnels du cabinet ont aussi le privilège d’être soutenus par un personnel dévoué et compétent qui leur permet de rendre un travail toujours précis en respectant les échéanciers établis.
Nos professionnels comprennent les technologies les plus complexes, ce qui signifie qu’ils peuvent émettre des avis concrets liés aux conditions du marché, et ce, dans le but de protéger, de commercialiser et de promouvoir les droits associés à la PI. L’expérience acquise par nos professionnels est aussi variée que le sont leurs clients. Les avocats et les agents de Bereskin & Parr possèdent une formation universitaire qui va de l’art dramatique à l’informatique, en passant par le génie civil, mécanique, électrique et nucléaire et par l’immunologie, la chimie, la biologie, la biochimie et la biophysique moléculaire. La compétence technique des professionnels qui travaillent chez Bereskin & Parr est souvent jumelée à une expérience pratique et renforcée par une connaissance approfondie du droit des brevets et des marques de commerce, ce qui permet à ces personnes d'offrir une gamme complète de services en matière de PI, tout en étant sensibles aux besoins et aux préoccupations pratiques des clients.
Les professionnels qui travaillent chez Bereskin & Parr donnent souvent des conférences dans le cadre de congrès ou de séminaires internationaux traitant de PI. Ils rédigent des articles pour des publications juridiques ou sectorielles bien connues et contribuent à des écrits majeurs portant sur le droit de la PI. De nombreux membres du cabinet ont donné des cours sur la PI dans des facultés de droit canadiennes.
Plusieurs professionnels du cabinet occupent des postes importants au sein d'organisations et d'associations professionnelles du domaine de la PI. Ainsi, Cynthia Rowden, David Langton et Roger Hart sont tous d’anciens présidents de l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC). Cynthia Rowden, Lloyd Sarginson et Dan Bereskin ont tous été très impliqués à l’International Trademark association (INTA), Dan Bereskin ayant été conseiller juridique de l'INTA, le premier non américain à occuper ce poste en 125 ans. Robert Storey est actuellement président de la FICPI Canada et Philip Mendes da Costa est membre du groupe 3 de la Commission d’étude et travail de cet organisme, un comité responsable de la supervision et de l’examen des progrès réalisés en droit international des brevets. Plusieurs de nos spécialistes en brevets sont aussi très impliqués dans les domaines de l’éducation et de la formation de la relève au Canada. On compte parmi eux, Robert Story, Philip Mendes da Costa et Stephen Beney, qui est aussi membre de la Commission canadienne d’examen des agents de brevets.
Nos clients
Les bureaux de Bereskin & Parr sont situés dans les régions du Canada où sont fortement concentrés les secteurs de la fabrication, des technologies et de la recherche et du développement. De ce fait, au cours des 40 dernières années, une grande partie de la croissance du cabinet est attribuable à sa clientèle directe. Par contre, la réputation internationale du cabinet et son fort engagement à l’égard des services à la clientèle ont aussi engendré une croissance importante de son travail international exécuté par le truchement d’associés dans plus de 100 pays.
Les clients directs de Bereskin & Parr vont des inventeurs et de la petite entreprise en démarrage aux importantes sociétés canadiennes et multinationales, y compris certains des détenteurs de droits de PI les plus important du globe. Nous répondons à tous les besoins de ces clients en matière de PI, y compris la gestion de leur portefeuille international de marques de commerce et de brevets. Le cabinet représente aussi des universités, des centres hospitaliers et des instituts de recherche détenteurs d'inventions scientifiques et technologiques complexes. Ces clients oeuvrent entre autres dans les secteurs suivants : matériel informatique et logiciels, équipement de fabrication et de génie, innovations biotechnologiques et pharmaceutiques, inventions agricoles, télécommunications, services de détail, vêtements, alimentation et biens de consommation divers. Bereskin & Parr compte aussi parmi sa clientèle des entreprises canadiennes possédant des marques de commerce dans plus d'une centaine de pays ainsi que des sociétés Fortune 500 détenant des milliers de marques de commerce au Canada.
Nous avons tissé des liens de confiance avec d’importants cabinets d’avocats situés aux quatre coins du globe, qui représentent un important segment des clients associés internationaux de Bereskin & Parr. Nous représentons aussi d’importantes sociétés issues de l’étranger.
Le Canada, un joueur international dans le domaine de la PI
Les clients internationaux de Bereskin & Parr reconnaissent qu’en dépit de sa plus faible population, le Canada constitue tout de même une des plus importantes économies du globe (membre du G8). Le Canada est aussi le plus important partenaire commercial des États-Unis (US) et un chef de file mondial dans plusieurs secteurs technologiques, passant rapidement d’une économie de ressources à une économie du savoir bâtie sur l’innovation et la recherche. Le secteur de la haute technologie connaît une croissance prodigieuse au Canada, des inventions comme l’appareil sans fil Blackberry™ émanant du triangle technologique canadien de la région de Waterloo. Depuis 1921, année la découverte de l’insuline, le Canada s’est établi comme un joueur mondial dans les secteurs de la biotechnologie et de l’agriculture par ses recherches de pointe dans des domaines comme les cellules souches, le diabète, les hormones, la génomique et la protéomique. En offrant de généreuses subventions et des crédits d’impôt fort avantageux au plan de la recherche et du développement, le gouvernement invite les entreprises canadiennes à innover. Conséquemment, il devient de plus en plus important pour les entreprises internationales d’envisager la protection de leurs inventions au Canada.
Les marques de commerce sont une composante cruciale de l’actif d’une entreprise; elles méritent la même considération que les brevets lorsqu’il s’agit de déterminer dans quels pays obtenir une protection. Le Canada étant un amalgame de nombreux groupes ethniques et étant reconnu comme une « mosaïque culturelle », il est important et intéressant pour les entreprises internationales d’envisager la protection de leurs marques de commerce dans ce pays. Le recensement canadien de 2001 faisait état de plus de 200 groupes ethniques et, contrairement au modèle « creuset » des US, plusieurs de ces groupes co-existent tout en préservant leur langue et leur culture. Plus d’un million de personnes parlent le chinois au Canada, une donnée qui ne peut être ignorée par les propriétaires internationaux de marques de commerce chinoises. Conséquemment, plusieurs d’entre eux considèrent utile et avantageux d’enregistrer leurs marques de commerce au Canada.
Alors que les Canadiens partagent une langue et certaines traditions juridiques avec les US, il est important de reconnaître qu’en général, la protection des droits de PI est beaucoup moins complexe et beaucoup plus économique au Canada. Dans le cas des marques de commerce, le Canada n’adhère pas au système de classification de Nice, toute gamme de marchandises et de services peut donc être incluse dans une demande, sans avoir à payer des droits supplémentaires. Dans le cas des brevets, le bureau canadien demandera habituellement les résultats d’examen d’un des principaux bureaux de brevets, l’USPTO ou l’OEB, et un rapport favorable émis par un des bureaux acceptés au pays simplifiera normalement de beaucoup l’examen. Bereskin & Parr a aussi mis en place des systèmes interne afin de s’assurer que les dépôts faits au Canada au nom de cabinets étrangers sont traités efficacement et avec précision.
Dans le cas de brevets, lorsque la version anglaise d’une demande étrangère est rendue disponible pour dépôt aux US ou en Europe, le coût différentiel d’une protection au Canada est assez minime. De plus, la possibilité d’ajournement de l’examen pendant cinq ans fait en sorte que les leçons apprises lors de la poursuite de la demande aux US ou en Europe peuvent être rapidement et facilement appliquées à la demande d’enregistrement canadienne avant le début de l’examen.
Par ailleurs, en raison de la forte intégration des économies canadienne et américaine, de l’important volume commercial entre ces deux pays et de l’absence de restrictions sur le mouvement de nombreux biens, il est possible et facile pour les importateurs américains de tenter de contourner un brevet américain en important ces biens du Canada, Alors qu’un brevet américain peut être utilisé pour faire cesser une telle importation, le processus est souvent difficile et coûteux et il ne peut être utilisé pour atteindre directement la source canadienne des biens importés, comme il serait possible de le faire si un brevet canadien était aussi en vigueur. Pour cette raison, dans de nombreux secteurs d’activités, il est recommandé d’obtenir un brevet au Canada de même qu’aux US. L’exécution d’un brevet canadien est habituellement plus simple et moins coûteuse que l’exécution d’un brevet équivalent aux US, ce qui constitue un autre facteur favorisant l’obtention d’un brevet au Canada.
Nos services
L’équipe des marques de commerce de Bereskin & Parr s’occupe de tous les aspects du droit des marques de commerce, y compris la recherche préliminaire, l'autorisation, le dépôt et l’enregistrement des demandes, ainsi que la négociation, l’octroi de licences et la représentation lors de litiges concernant les marques de commerce. Ces même services sont offerts dans le cas des noms de domaines, des noms commerciaux et des présentations. Depuis 2003, Bereskin & Parr se classe constamment parmi les trois premiers agents de marques de commerce canadiens si l’on considère le nombre de marques de commerce déposées au Canada.
L’équipe des brevets de Bereskin & Parr est composée de plus de 50 professionnels spécialisés en rédaction de brevets, en poursuite de demandes de brevets et en obtention de brevets de dessins industriels. L’équipe est divisée en groupes de professionnels spécialisés possédant la formation et l’expérience requises. Ces groupes sont : Biotechnologie et pharmaceutique, Logiciels et haute technologie, Génie mécanique et industriel, Chimie et Industrie automobile. Nos professionnels spécialisés en brevets peuvent aussi offrir aide et conseils en matière d’octroi de licences, de transferts technologiques, de transactions, de diligence raisonnable, de gestion de portefeuilles et de liberté de gestion.
L’équipe des nouveaux médias et droit d'auteur a pour mandat de protéger les marques de commerce et le droit d’auteur associés à Internet et au commerce électronique, de se consacrer à la protection des noms de domaines et aux litiges qui s'y rattachent et d'émettre des avis sur la protection du droit d'auteur et des autres droits de PI associés à l'industrie du divertissement.
L’équipe de réglementation, publicité et marketing traite des questions de PI qui émanent de la commercialisation d'un produit. Cette équipe offre des avis sur l'emballage, l'étiquetage et le respect de la législation relative à la protection des renseignements personnels. Elle effectue aussi l'examen des contenus Internet.
Les professionnels de l’équipe de litige ont représenté des clients à l'occasion de certaines des plus importantes affaires ayant trait à la PI au Canada, que ce soit devant les cours provinciales, les cours d'appel ou la Cour suprême du Canada. Avant d'opter pour le litige, ils examinent attentivement toutes les options qui s'offrent au client, y compris la négociation et le mode alternatif de règlement des différends. Lorsqu’un litige est nécessaire, ils établissent attentivement la stratégie à adopter, et ce, avec le client, et traitent toujours ce dernier comme un membre essentiel de l'équipe.
Pour obtenir la liste complète des équipes ainsi que des services qu'elles offrent, veuillez consulter le portrait de chacun de nos secteurs d’activités.
